Por Carlos Octavio Mitelman*
1. Función de los enlaces o links patrocinados, ad words
Considerando las múltiples funciones que ha adquirido Internet con su evolución
y desarrollo, obviamente no podía transcurrir mucho tiempo hasta que los empresarios
descubrieran la enorme potencialidad de esta vasta red a los efectos de promover
productos y servicios.
A su vez, los buscadores en Internet (tales como Google; Yahoo!; Bing o Qwant, para mencionar a los que han cobrado gran relevancia) tampoco tardaron
en percatarse que podían obtener importantes ganancias a través de la publicidad.
Estas últimas empresas empezaron a facilitar entonces el ofrecimiento de avisos
adjuntos a las búsquedas efectuadas por los usuarios. “Adwords” es el programa
publicitario de Google que permite la creación de anuncios para mostrarlos a usuarios
que buscan en Internet información relacionada con un producto o servicio.
El sistema “Google Adwords” es la herramienta que permite a una persona la
adquisición de una o más palabras claves “keywords” que serán vinculadas al sitio web
del adquirente dentro del motor de búsqueda Google.
Cuando tales palabras sean insertadas por el usuario de Internet dentro del buscador, el sitio web aparecerá entre los resultados obtenidos ocupando un lugar preferencia en la pantalla, generalmente en la parte superior o en el lado derecho de la pantalla. De esta manera, se logra que la publicidad se muestre únicamente al público que ya está interesado en un producto o servicio determinado.
Hasta aquí no se genera ningún inconveniente dentro del ámbito marcario. Si un
comerciante adquiere la palabra “heladera” o “lavarropas” para que, cuando un usuario
tipee tales palabras en el buscador, aparezca su anuncio de “heladeras” o “lavarropas”
con una marca determinada, no hay controversia alguna porque se está usando el término
genérico que alude a los bienes en cuestión.
Los conflictos aparecen cuando son ofrecidas y adquiridas marcas pertenecientes
a terceros como “palabras clave”.
Por ejemplo, la empresa “ABC” adquiere como “keyword” el vocablo “Alfa” que
es el nombre o marca de una compañía de la competencia. Cuando el público proceda a
tipear “Alfa” en el buscador, aparecerá dentro de un lugar preferencial de la pantalla una
publicidad -nada más ni menos- de un competidor directo, en este ejemplo de “ABC”.
Con el transcurso del tiempo ha devenido una práctica cada vez más frecuente la
compra de “palabras claves” que coinciden con las marcas de terceros competidores. El
tema de debate es: cuando un anunciante contrata como “adword” a un término que
consiste en una marca perteneciente a un tercero ¿estamos o no en presencia de una
infracción marcaria y de un acto de competencia desleal?
Este debate ya ha sido abordado por la jurisprudencia extranjera 1 y, por los
fundamentos oportunamente esgrimidos 2 y los que se agregarán a continuación,
entendemos que el leading case local ha sido resuelto de una manera desafortunada.
2. La discusión sobre el derecho de marcas y las búsquedas en Internet
En este caso objeto de comentario, la firma Open Discovery S.A. había adquirido
y utilizado los términos “Veraz”; “Veras”; “Beraz”; “Beras” y “Organización Veraz”
como palabras claves para derivar -en su búsqueda- a los usuarios de
www.google.com.ar hacia su sitio web, con la finalidad comercial de captar clientela
para operar e interactuar en su propia plataforma on line.
Tanto Organización Veraz S.A. como Open Discovery S.A. son compañías que
compiten en el mercado de los informes crediticios. En virtud de esta situación,
Organización Veraz S.A. inició demanda contra Open Discovery S.A. por infracción
marcaria, competencia desleal, y daños y perjuicios.
Tanto la sentencia de primera instancia de fecha 16/06/2017, como el
pronunciamiento de la Sala III de la Cámara Federal de fecha 04/05/2018 dieron lugar
a las pretensiones de la parte actora.
La Camarista Graciela Medina señaló que la marca “Veraz” se había
transformado en sinónimo de informe comercial o crediticio, habiendo adquirido luego
de muchos años el carácter de marca notoria. Destacó que la designación “Veraz” no remite a la idea de informe comercial o crediticio en general sino, puntual y
especialmente, al servicio que presta la actora, por lo que la asociación es inmediata.
La jueza de cámara citada manifestó que resultaba a todas luces evidente que la
demandada había utilizado la marca de la actora como palabra clave (keyword) en el
sistema Adwords de Google, con el único fin de aprovecharse del prestigio y renombre
de aquélla, garantizándose el acceso a una cartera de clientes con un mínimo costo de
inversión y esfuerzo comercial.
En tales condiciones, no podía negarse que la accionada se había aprovechado
indebidamente del prestigio ajeno con el objeto de posicionarse en el mercado,
incurriendo así en una infracción marcaria y en un acto de competencia desleal,
mediante la utilización de la marca notoria de la actora.
3. Links patrocinados y derecho de marcas, sentencia de la Corte
El camino correcto trazado a través de los fallos de primera y segunda instancia
se desvió a una dirección, que consideramos equivocada, con la sentencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación de fecha 19/12/2024, aunque no podemos soslayar que se trató de un fallo dividido.
Según la opinión de la mayoría del Alto Tribunal, para que se configure la
transgresión del derecho marcario resulta necesario que la utilización de las palabras
clave en los enlaces patrocinados pueda provocar confusión directa o indirecta, o bien,
tratándose aquí de una marca notoria, al menos algún grado de conexión o asociación
con el titular marcario.
Cabe aclarar al lector que se entiende por “confusión directa” cuando el
consumidor confunde un producto o servicio con otro de idéntica o similar clase, y que
se configura “confusión indirecta” cuando se genera en el consumidor la errada
convicción de que los productos o servicios en cuestión tienen el mismo origen.
A fin de establecer esa apreciación, el Alto Tribunal, adhiriendo al dictamen del
Procurador, propone considerar, por ejemplo, la estructura del anuncio patrocinado (ej.
título, descripción y nombre de dominio utilizado), la posibilidad de distinción entre éste
y los resultados orgánicos de la búsqueda, así como otros componentes del diseño de la
página de resultados del motor de búsqueda, que puedan provocar la probabilidad de
confusión o, al menos, conducir a que se establezca un grado de conexión o vínculo
entre el anunciante (en el caso, Open Discovery S.A.) con el titular de la marca
(Organización Veraz S.A.).
Por el contrario, no se constata una infracción marcaria ni competencia desleal si
el anuncio -resultado del enlace patrocinado- es reconocido por el público usuario sólo
como una oferta alternativa a los productos o servicios de la marca notoria.
Se concluyó entonces que correspondía dejar sin efecto la sentencia apelada, y
devolver la causa al tribunal de origen para que examine los hechos y valore la prueba
en base a los parámetros dispuestos en el decisorio.
4. Motivos por los que se verifican tanto una apropiación ilegítima de marca ajena
como una conducta desleal
Nos permitimos discrepar de los fundamentos aludidos.
El artículo 4 LM claramente consagra el derecho de propiedad sobre una marca
registrada y la facultad de explotación exclusiva para su legítimo titular.
Adicionalmente, el concepto de uso de un signo en función marcaria es amplio,
comprendiendo tal concepto el empleo de un signo para distinguir un producto o un
servicio, como cuando cumple otra función adicional que es la identificación de la
empresa de origen.
En el ámbito de los enlaces patrocinados, el anunciante quien a través de un
contrato oneroso toma un signo ajeno lo hace justamente en sus funciones marcarias
principales:
(i) la identificación de un producto o servicio de un tercero para usarlo de
trampolín para promover su marca propia y,
(ii) catapultar al mercado su propia empresa a expensas de la firma competidora titular del signo que identifica un origen.
No puede ignorarse que en el estricto ámbito que nos ocupa, se adquiere un
vocablo que no es otra cosa que una marca ajena sin autorización de su titular. Quien
incurre en esta práctica se apropia indebidamente de lo que es de otro, que consiste en
una marca ajena para promocionar su propia marca.
Y la apropiación se concreta, aunque el contenido del sitio web al que dirige el enlace patrocinado no se haga mención alguna del signo usurpado. Su titular es el único que cuenta con la atribución de disponer cuándo, cómo y dónde usa su marca. Entre dicha facultad se encuentra decidir si autoriza o no a terceros a su utilización.
En el caso particular que nos ocupa se trata de una empresa que adrede se apodera
de una marca ajena (y obviamente sin el consentimiento de su propietario) como palanca
para consolidar su propia marca en desmedro del propietario afectado que compite en el
mismo mercado. Porque no hay que ser ingenuos. Sería inverosímil pensar que alguien
se proponga pagar por una marca de perfumes para publicitar la venta de ascensores.
Se ha argumentado que no hay posibilidad de confusión si en el sitio web de quien
usurpa la marca no aparece mención alguna de la misma, o si no es factible establecer
un grado de conexión o vínculo entre el anunciante (en el caso, Open Discovery S.A.)
con el titular de la marca (en el caso, Organización Veraz S.A.).
¡Obvio que es así! Una vez que el usuario de Internet decide ingresar al sitio web
al que deriva el enlace patrocinado, quien pretende ofrecer el producto o servicio tiene
como propósito vender “su” marca, y no la del competidor afectado por esta maniobra.
Quien incurre en este tipo de conducta ya logró su propósito, se valió de la marca ajena
tanto en su función distintiva como de identificación de origen, logró que el consumidor
muerda la carnada, y ya ingresó a su sitio web, lugar donde se “desmarca” del signo
original para imponer el propio.
Por otro lado, sí se configura también confusión marcaria. La International Trademark Association (“INTA”) lo ilustró adecuadamente apelando al siguiente ejemplo: “Imagine a un consumidor que va conduciendo por la autopista.
De repente, ve un cartel que indica una salida para llegar al local de la empresa
Blockbuster Video. El consumidor toma la salida y, cuando llega al lugar indicado, ve
que no existe local alguno de Blockbuster Video pero que, en su lugar, existe uno de la
empresa competidora (la que colocó el cartel en la autopista).
Aunque se da cuenta de que este local no es Blockbuster Video, entra igual y realiza una compra. La empresa X se beneficia por el uso ilegítimo de la marca de Blockbuster, y esta última pierde una venta potencial porque el consumidor, inicialmente confundido por el cartel de la empresa X, tomó esa salida y no la siguiente, donde realmente estaba ubicado el local de Blockbuster Video” 3.
La práctica de los enlaces patrocinados es todavía más grave. En el ejemplo de la
INTA, el usuario involuntariamente se encuentra con el cartel de anuncio en la autopista.
En el mecanismo de los “keywords”, el usuario ya tiene en mente al signo “ABC”, tipea
en el buscador “ABC”, pues lógicamente desea encontrar “ABC”, pero aparece “XYZ”.
Si el consumidor arriba a tal destino es porque, previamente y con plena
conciencia de sus actos, un tercero tomó una marca ajena sin autorización de su titular,
y ese signo es la llave de entrada al enlace patrocinado. El uso de marca ajena es claro
y el efecto de confusión también. No interesa si termina adquiriendo un bien o
contratando a la empresa que apela a esta estrategia de confusión. La carnada ya cumplió su cometido.
El usuario termina donde no se lo había propuesto, el GPS de su vehículo
lo trasladó a otro destino, que precisamente es una empresa que comparte la misma
actividad que el titular de la marca, compitiendo por los mismos consumidores.
La infracción marcaria deviene manifiesta tal como la conducta desleal.
El comportamiento de la demandada, con los vínculos electrónicos creados entre la marca
de la actora y sus propios bienes y servicios, crea la probabilidad de que el público asocie
esa marca —de reconocido valor— a los mencionados bienes y servicios, demostrando
una actitud parasitaria, además de engañosa.
Claramente se trata de una transgresión a las bases fundacionales del régimen de la competencia desleal.
En casos de esta naturaleza, se constata que la infracción marcaria dolosa encierra
un acto de competencia desleal, pues la conducta refleja el aprovechamiento del esfuerzo
y prestigio ajeno a través del uso de la marca ajena.
No resulta una práctica comercial honesta ni leal usar la marca de un competidor,
así como un nombre comercial ajeno, sin tener autorización legal del verdadero titular
en beneficio propio. La conducta es más grave aún cuando la marca que pertenece al
competidor es líder en el rubro, y el signo se usa con el claro propósito de montarse
sobre su fama, apropiándose del poder de atracción logrado por su legítimo titular en
base a su esfuerzo e inversiones.
5. Derecho y protección de marcas en Internet
Resulta iluso pensar que alguien pagaría por una marca desconocida para adquirir
un enlace patrocinado.
Tal como anticipáramos, un sujeto toma una marca que no le pertenece, y no la usa con un sentido inocuo, sino con la clara intención de captar la atención del consumidor, para lograr una presencia en el mercado a expensas de quien ha tenido los méritos suficientes para concebir un signo que pueda ser calificado como notorio.
Que el diseño de los sitios web en cuestión, o la estructura del anuncio patrocinado no provoque confusión directa, o no genere en la percepción del consumidor
una posible “conexión” entre los bienes o servicios comercializados con el afamado deportista es indiferente.
Se concretó un uso no autorizado de marca ajena, a lo que cabe
añadir un aprovechamiento indebido del prestigio de un tercero. Por lo que la
verificación de una conducta antijurídica en el ámbito marcario y en el terreno de la
competencia desleal es evidente.
Según nuestra opinión, la sentencia analizada abre la puerta para que terceros
inescrupulosos, con absoluta impunidad, puedan apropiarse de marcas afamadas ajenas,
(que lograron su merecida reputación con inversiones, esfuerzo y dedicación) con la
clara intencionalidad de beneficiarse a costa del prestigio de terceros.
Aquí no hay espacio para la ingenuidad. Si cualquier sujeto adquiere como
“keyword”, por ejemplo, una renombrada marca de indumentaria deportiva para
promocionar la misma clase de productos, u otros bienes o servicios relacionados con el
deporte, semejante iniciativa no es fruto de la casualidad.
Tal sujeto sabe, desea, y por eso paga, porque asume que dicha adquisición le traerá aparejada una clara ventaja: promocionarse y posicionarse en el mercado, pero no en base a méritos propios, sino colgándose de la reputación ajena.
Quienes nos identificamos con el estricto respeto a la propiedad privada y al uso
de métodos nobles para ejercer la competencia, seguiremos bregando para que fallos
como el comentado sean una excepción y no la regla general a seguir.
(*) Abogado y agente de la propiedad industrial. Asociado al estudio Allende & Brea coordinador del Departamento de Propiedad Intelectual. Profesor en la Maestría en “Propiedad Intelectual y Nuevas Tecnologías” en la Universidad Austral. Director del Suplemento Propiedad Industrial de elDial.com
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Notas al pie
1 Mitelman, Carlos Octavio: “Tratado de la Propiedad Industrial. Signos Distintivos”, Tomo 2, ps. 294-298,
elDialcom, Buenos Aires, 2021.
2 Mitelman, Carlos Octavio: op. citada, Tomo 2, ps. 298-304.
3 International Trademark Association, “Request for action by the INTA Board of Directors”, 2006, publicado en
http://www.inta.org/advocacy/Document s/intainitia linterestC onfusion re solution report.pdf, disponible el
19/07/2015.