Derecho de marcas, en zapatillas

Un caso de la Cámara Civil y Comercial Federal en la que analiza si hay o no confusión en el registro de una marca mixta, y se determinan los daños y perjuicios

La sentencia que revisamos trata sobre una disputa de marcas, una empresa licenciataria de Converse, y varias empresas que comercializaban productos bajo la marca John Foos. El conflicto gira en torno a la similitud entre los logotipos de ambas marcas, particularmente el uso de una estrella dentro de un círculo, elemento distintivo de Converse.

Antecedentes del caso

ID Argentina S.A., en representación de Converse INC, inició una demanda contra dos empresas y una persona física por el uso indebido de una marca que consideraban una imitación del logotipo registrado de Converse, utilizado en las conocidas zapatillas All Star. La empresa actora pidió que se ordenara el cese del uso de la marca John Foos, además de una compensación por los daños económicos generados.

El juez de primera instancia dictó sentencia en 2023, resolviendo varias cuestiones clave: desestimó la demanda contra algunos de los codemandados, como pero aceptó parcialmente la demanda contra Flingday S.A., condenándola a cesar el uso de la marca y a pagar una indemnización de $19.680.000 más intereses. Estos valores no están actualizados.

La cuestión central: infracción marcaria

El eje del litigio fue determinar si el uso del logo de John Foos, que contenía una estrella dentro de un círculo con las letras JF y el nombre de la marca, era suficientemente similar al logo de Converse como para generar confusión entre los consumidores.

En su análisis, tanto el juez de primera instancia como los jueces de cámara concluyeron que las semejanzas entre ambas marcas eran  significativas como para causar confusión.

Se destacó que la similitud visual entre las marcas no solo afectaba la identidad de Converse, sino que además el público objetivo de ambas marcas —jóvenes en busca de calzado informal— hacía más probable la confusión. Por ello, se consideró que Flingday S.A. había violado los derechos de propiedad intelectual de Converse, justificando la condena. Dijo el tribunal:

El diseño cuyo cese de uso persigue la actora consiste en un círculo en cuyo interior se lee “JOHN FOOS” en la parte superior en letra imprenta mayúscula, grafía que sigue la forma redonda en el cual se halla inserta, cuenta con una estrella en el centro y detrás de ella se pueden visualizar dos letras: “JF”.

Por lo demás, el diseño que Converse tiene registrado consta también de un círculo, en su parte superior se lee “CONVERSE” y en la parte inferior “ALL STAR”, ambas en forma redondeada y siguiendo la forma del círculo que las contiene. En el centro hay una estrella color oscuro y a los costados puede leerse “Chuck” y “Taylor” en letra cursiva.

La responsabilidad de las partes

La responsabilidad principal recayó sobre Flingday S.A., que fue encontrada culpable de comercializar productos con una marca confundible. Por otro lado, la responsabilidad de Luinne Corporation fue inicialmente rechazada por el juez de primera instancia, pero la cámara revocó esa decisión, concluyendo que, al haber solicitado el registro de la marca John Foos, también tenía responsabilidad por la infracción.

Stensor S.A., como fabricante de los productos, también fue condenada en segunda instancia, al demostrarse que había producido los artículos en infracción y se había beneficiado económicamente de esa actividad.

Sin embargo, la demanda contra la persona física fue rechazada en ambas instancias. ID Argentina argumentó que  debía responder personalmente. Los jueces, sin embargo, consideraron que no se presentó suficiente prueba para levantar el velo societario y hacerlo responsable  a título personal.

Daños y perjuicios por uso de marcas

Uno de los puntos más discutidos fue el monto de la indemnización. El tribunal fijó la suma de $19.680.000, basada en el cálculo de las ventas de Flingday S.A. por un valor de $65.226.754,23 durante el período en que se usó la marca John Foos. Este cálculo incluyó no solo el lucro cesante para Converse sino también el beneficio injusto obtenido por la demandada.

Los jueces de cámara confirmaron el monto, señalando que la infracción de una marca de la notoriedad de Converse implicaba un daño considerable. Además, recordaron que, en casos de infracción marcaria, es difícil probar los daños exactos, por lo que es común presumir un daño cuando se comprueba una violación de los derechos de propiedad industrial.

La responsabilidad fue atribuida principalmente a las empresas involucradas en la comercialización y fabricación de los productos, mientras que se descartó la responsabilidad personal del representante legal de las empresas demandadas. Este fallo sirve como recordatorio de la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual y las consecuencias legales que pueden derivarse de su violación.

 

Extracto de la sentencia

La cuestión esencial a dilucidar en autos se ciñe en determinar si, con la aplicación del signo empleado a los modelos de zapatillas “John Foos”, se infringieron los derechos de exclusividad de la demandante, relativas a las marcas de Converse INC. esgrimidas en la demanda, por ser imitativos o confundibles.

En primer término, cabe recordar que la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro (art. 4 de la Ley N° 22.362) y, en tal sentido, se ha decidido que la firma actora posee legitimación para promover la presente acción (cfr. Considerando V).

Dichos registros otorgan a su titular el derecho de reclamar por vía civil, entre otras cosas, la cesación del uso de la marca o de la designación en infracción (arts. 33 y 35 de la ley citada). Así pues, cuando referimos al interrogante en cuanto a la extensión que debe dársele a aquella exclusividad, la respuesta debe ser amplia si verdaderamente se pretende defender la propiedad marcaria. Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica que pueda causar confusión en el público consumidor y en poder impedir usos de marcas que puedan dañar el derecho que emerge de un registro (conf. OTAMENDI, Jorge “Derecho de Marcas”, Novena edición actualizada y ampliada, pág. 289; esta Sala, causa n° 5423/2010 “Adidas AG c/ Juan Carlos Chillemi SRL” del 26.9.18).

Adelanto que, al observar y comprar los modelos de calzados que comercializan los contendientes, arribo a idéntica conclusión que el juez de primera instancia. Por las razones que paso a desarrollar, juzgo que los diseños en pugna no son “claramente distinguibles”, como exige la jurisprudencia en consonancia con los fines esenciales de la Ley de Marcas (C.S.J.N. Fallos: 279:150, entre otros).

En concreto, encontrándome en presencia de los modelos obtenidos como consecuencia del secuestro ordenado en la medida cautelar n° 8020/2009 (v. cajas reservadas en la causa referida, que tengo a la vista), la sensación de semejanza que existe entre ellos impacta visualmente.

El diseño cuyo cese de uso persigue la actora consiste en un círculo en cuyo interior se lee “JOHN FOOS” en la parte superior en letra imprenta mayúscula, grafía que sigue la forma redonda en el cual se halla inserta, cuenta con una estrella en el centro y detrás de ella se pueden visualizar dos letras: “JF”. Por lo demás, el diseño que Converse tiene registrado consta también de un círculo, en su parte superior se lee “CONVERSE” y en la parte inferior “ALL STAR”, ambas en forma redondeada y siguiendo la forma del círculo que las contiene. En el centro hay una estrella color oscuro y a los costados puede leerse “Chuck” y “Taylor” en letra cursiva.

Desde ese punto de vista, no caben dudas de que el impacto visual del diseño de John Foos se presta a confusiones la marca registrada de la contraria. En el escenario descripto, opino que las semejanzas pesan más que las diferencias. Pese a los esfuerzos realizados por Flingday S.A. en su expresión de agravios para intentar desvirtuar lo decidido por el magistrado de grado, soy de la opinión de que los signos en pugna son claramente confundibles. La aptitud distintiva que la empresa demandada pretende darle a su signo a través de las palabras “JOHN FOOS” y las letras “JF” detrás de la estrella no son suficientes para considerarlas inconfundibles puesto que, como se dijo, las semejanzas –la forma circular, la estrella en el centro, las palabras en la parte superior que siguen la forma redonda– pesan más que las diferencias.

Por lo demás, si se estimara que la situación planteada se presta a reflexiva duda, ella debe ser zanjada en favor de las marcas y los diseños registrados, que constituyen derechos legalmente adquiridos y protegidos por la ley (cfr. esta Sala, causa n° 14.414/03 “Puma AG Rudolf Dassler Sport” del 27.3.09 y muchas otras; causa n° 5423/2010 “Adidas AG c/ Juan Carlos Chillemi SRL” del 26.9.18 citada). Juzgo así que el magistrado de grado ha dado una respuesta acertada al conflicto bajo análisis. No cabe más que concluir que medió infracción a los derechos marcarios de la parte actora (art. 4o de la Ley de Marcas), en tanto se han puesto en el mercado productos con un signo confundible con el registrado.

VII.- Verificada la infracción marcaria, cabe analizar la responsabilidad de cada una de las demandadas. … Para ello cabe decir que la legitimación pasiva está dada por toda persona que usa o se aprovecha de la marca de un tercero o un signo susceptible de provocar un riesgo de confusión directa o indirecta con la marca perteneciente a un tercero. En los ilícitos civiles, la infracción se materializa con la conducta objetiva de invadir la esfera de exclusividad del titular de un signo distintivo (cfr. MITELMAN, Carlos Octavio, “Marcas y otros signos distintivos” 1° edición, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ed. La Ley, año 2015, págs. 58/59).
7.1.- Desde tal perspectiva, los argumentos expuestos por Flingday S.A. para desligarse de la responsabilidad atribuida por el magistrado de grado no son atendibles. Considero que el deber de responder que le cabe a la empresa es innegable.
Como bien señaló el magistrado de grado, la propia codemandada reconoció haber utilizado el signo en infracción (cfr. contestación de demanda, fs. 320) y, además, el informe pericial contable arroja luz en tal sentido. El experto señaló que la empresa vendió 849.233 pares de zapatillas identificadas como artículo n° 184, coincidentes con los modelos secuestrados (v. cajas reservadas en el expediente de medidas cautelares n° 8020/2009). Tales aspectos sellan la suerte de la decisión.
7.2.- Por lo demás, a diferencia de lo sostenido por el magistrado de primera instancia, considero Luinne Corporation S.A. sí debe responder. No hay dudas de que la empresa uruguaya es la titular de los registros de las marcas “JOHN FOOS” y que celebró un contrato de licencia exclusiva con Flingday S.A. para el diseño, fabricación, comercialización, distribución de calzado informal dentro del territorio de la República Argentina (cfr. documentación de fs. 1486/1490). Además, es dirimente la circunstancia de que fue dicha empresa quien solicitó, en su momento, el registro del signo reputado como en infracción.

Ello surge del propio reconocimiento de la parte. Al contestar los agravios de la actora, la referida empresa admitió expresamente haber solicitado el registro de la marca JOHN FOOS con el diseño de estrella y señaló que la falta de interés en sostenerlo en el tiempo motivó su decisión de no proseguir las actuaciones, puesto que implicaba iniciar un juicio por cese de oposición (cfr. expresión de agravios, subpunto 15, acápite IV de la presentación).

A su vez, se corrobora por el informe remitido por el INPI (cfr. fs. 1188 /1343) de donde surge que las solicitudes de registro están “abandonadas”.
A mi juicio, las circunstancias expuestas son suficientes para revocar la decisión de grado y admitir la demanda promovida contra Luinne Corporation S.A. El hecho de que la codemandada hubiera intentado registrar el signo que Flingday S.A. comercializó en infracción es suficiente para decidir de ese modo, puesto que esa actividad puede reputarse como un uso o aprovechamiento de un signo susceptible de provocar un riesgo de confusión respecto a la marca perteneciente a un tercero.
A la vez, no pasa inadvertido que la empresa demandada también se benefició de las ventas del producto con el signo en infracción llevadas adelante por la licenciataria, puesto que del contrato de licencia surgen los términos de las regalías a pagar, que equivalen al 2% de las ventas efectuadas por cada par de calzado con la marca “John Foos” dentro del año correspondiente (cfr. cláusula CUARTA, fs. 1486/1490 e informe pericial de fs. 1384 /1390).
7.3.- A idéntica solución se arribará respecto de Stensor S.A., puesto que no caben dudas de que dicha empresa es quien fabrica el producto que contiene la marca en infracción. Este extremo fue específicamente reconocido por ambas empresas.
Por lo demás, el allanamiento ordenado en la medida cautelar n° 8020/2009 ocurrió en su domicilio –Avenida Intendente Neyer N° 740, Beccar, San Isidro- donde se hallaron las zapatillas conteniendo el signo en infracción identificado con el n° 184 y se procedió a su secuestro (cfr. acta de fs. 119/120 del expediente n° 2040/2009 y reconocimiento formulado al contestar demanda, cfr. fs. 260/265).
Tales aspectos, sumado al hecho de que la empresa Stensor se benefició del signo en infracción puesto que del informe pericial contable surge que recibió pagos de parte de Flingday por la elaboración de los productos (cfr. respuesta xviii) del informe, v. fs. 1386/1387), son suficientes para responsabilizar a la empresa codemandada y revocar la sentencia de grado en este punto.

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