Le copiaron la cartera y ganó el juicio: qué pasa en la Argentina si te roban el diseño de tu producto
Un juez brasileño acaba de condenar a una marca por copiar el "conjunto imagen" de una cartera de acrílico. Acá no tenemos una ley que diga "trade dress" en ningún lado. Pero sí hay tres puertas para golpear, y una de ellas ya funcionó en un fallo argentino de 2024. Te contamos cuáles son, cuál conviene, y qué tenés que hacer antes de que te copien
Dos carteras de acrílico transparente muy parecidas entre sí, apoyadas sobre una superficie clara” /> El pleito no era por la marca ni por el logo. Era por la forma … Una marca brasileña de accesorios, Estilé, diseñó una cartera de acrílico. Le puso “Mini Bag”.
El proceso de diseño fue largo. Prototipo, ajuste, otro prototipo. Y en el camino apareció un detalle chiquito: dos pequeños salientes a los costados, para enganchar la manija. Adentro de la empresa les decían “orelhinhas”. Orejitas. No existían antes en ese mercado.
Tiempo después, otra marca —Shop Martha Campos— salió a vender una cartera de acrílico muy parecida. Con orejitas. Le agregaron un arco metálico, sí. Pero la orejita estaba ahí.
Y no era solo la cartera. Según la demanda, la competidora también empezó a comunicar en redes con un lenguaje visual muy parecido al de Estilé. Justo por esa época. Estilé fue a juicio. Y ganó.
Qué dijo el juez sobre el trade dress
El fallo es del juez Andre Salomon Tudisco, de la 1ª Vara Empresarial de San Pablo, y salió este mes. Cuatro años de proceso: la demanda es de 2022.
Hubo pericia. Hubo testigos. Un proveedor de Estilé declaró cómo se había desarrollado el producto, prototipo por prototipo. La pericia concluyó que la Mini Bag tenía un conjunto visual distintivo y que una porción significativa de las consumidoras encontraba parecido entre los dos modelos.
La defensa jugó una carta clásica: el acrílico me obliga. Es decir, el material tiene tan pocas posibilidades que cualquier cartera de acrílico va a parecerse a cualquier otra.
No coló. El propio testigo desarmó el argumento: espesor, colores, texturas. Había margen de sobra para hacer algo distinto.
Después vino el dato que terminó de cerrar el caso: la copia se vendía un 46% más barata. Para el juez, la combinación de asociación visual con el producto original más un precio sensiblemente inferior potencia el desvío de clientela.
Condena: R$ 25.000 por daño moral, lucro cesante a determinar en liquidación, prohibición de seguir fabricando y vendiendo el modelo, y multa diaria de R$ 5.000 si incumple, con tope de R$ 100.000.
Ojo con el orden de importancia. Los R$ 25.000 son plata chica. Lo que realmente duele es la orden de cese: la competidora tiene que sacar el producto del mercado.
Traducido: la vestimenta comercial. La imagen integral de un producto o de un local.
No es la marca. No es el logo. Es todo lo demás: la forma del envase, la combinación de colores, la tipografía, la textura, la disposición de los elementos, la decoración de un salón. El conjunto que hace que vos, de lejos y sin leer nada, ya sepas de quién es.
Pensalo así: si tapás el logo y todavía sabés qué producto es, eso es trade dress.
La botella de Coca-Cola. El envase amarillo y azul de un shampoo. La caja celeste de una joyería. El interior de una cadena de cafeterías.
En Brasil no hay una ley que lo regule de manera autónoma —el juez lo dice expresamente— y sin embargo se protege, por vía de las normas contra la competencia desleal, sin necesidad de registro.
Estilé no ganó el juicio porque tuviera un registro. No lo tenía.
Ganó porque pudo probar dos cosas: que la orejita era suya, y que era una decisión de diseño, no una imposición del material.
Eso es todo el derecho de la imagen comercial en una frase. No protege el parecido. Protege la decisión.
Cuando alguien elige un espesor, un color, una curva, una manera de enganchar la manija —pudiendo haber elegido otra cosa—, esa elección se vuelve un identificador. Y cuando otro la copia y encima la vende 46% más barata, el mensaje al consumidor es “esto es lo mismo”. Y no es lo mismo.El derecho argentino no tiene una ley que se llame trade dress. Tiene tres puertas y una jurisprudencia que las viene usando bastante bien. Lo que no tiene es forma de ayudarte si vos no guardaste ni un boceto.
En la Argentina no hay una “ley de trade dress”. Hay tres puertas
Puerta 1: la Ley de Marcas (22.362)
La ley de marcas argentina es generosa. Permite registrar como marca no solo palabras y logos, sino también envases, combinaciones de colores aplicadas a un lugar determinado, dibujos, relieves y formas tridimensionales.
Si registraste el envase o la forma, tenés el camino más corto: acción por cese de uso más daños, y no necesitás discutir si sos “conocido” o no. El título lo tenés.
El problema es que casi nadie lo hace. La mayoría registra el nombre y se olvida de la forma.
Puerta 2: modelos y diseños industriales (Decreto-Ley 6.673/63)
Esta es la puerta específica para el diseño de producto. Se registra en el INPI.
Cubre las formas o el aspecto incorporados a un producto industrial o artesanal que le dan carácter ornamental. Los modelos son lo tridimensional; los diseños, lo bidimensional (patrones, ornamentación, símbolos gráficos).
Datos concretos:
- Dura 5 años desde el depósito, renovable por dos períodos más de 5 años. Máximo: 15 años. Después cae al dominio público.
- Requisitos: que sea nuevo y original.
- Podés presentar hasta 20 modelos o diseños de una misma clase en una sola solicitud (sale más barato que una por una).
- No protege lo funcional. Si la forma está impuesta por la función que el producto tiene que cumplir, no se registra.
Y ahora el dato que le salva la vida a mucha gente que emprende:
Si ya lo publicaste, todavía tenés seis meses.
La regla general es que un diseño divulgado antes de la solicitud no se puede registrar. Pero hay una excepción: no se reputan conocidos los diseños divulgados dentro de los seis meses previos a la solicitud cuando la divulgación fue hecha por el propio autor o sus sucesores legítimos.
Traducido a la vida real: subiste el producto a Instagram en marzo. Todavía estás a tiempo de registrarlo, si lo hacés antes de septiembre.
La misma protección corre si te lo divulgó un tercero de mala fe, por infidencia o incumpliendo un contrato. O sea: si se lo mostraste a un proveedor bajo reserva y lo filtró, no perdiste la novedad.
Pasados los seis meses, sí. Ahí se te cerró esta puerta.
Puerta 3: competencia desleal (Decreto 274/2019)
Esta es la puerta para quien no registró nada. La que usó el juez brasileño, y la que usó la Cámara argentina en el fallo que vemos abajo.
El Decreto 274/2019 —la actual Ley de Lealtad Comercial— prohíbe los actos de competencia desleal cualquiera sea la forma que adopten y el mercado donde ocurran. Y aclara algo importante: no hace falta acreditar que el daño ya se produjo. Puede ser actual o potencial.
Su artículo 10 enumera trece supuestos. Tres nos interesan acá:
- Inciso b) Actos de confusión: inducir a error respecto del origen empresarial de los bienes, servicios o del establecimiento, de manera tal que se crea que tienen un origen distinto al que les corresponde.
- Inciso g) Explotación indebida de la reputación ajena:aprovecharse de la imagen, el crédito, la fama o el prestigio de otro, induciendo a confundir los propios bienes con los ajenos.
- Inciso h) Actos de imitación: la imitación de bienes, servicios o iniciativas empresariales es desleal cuando resulta idónea para generar confusión sobre la procedencia, o cuando implica un aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno.
Detrás de todo esto hay un tratado: el artículo 10 bis del Convenio de París, que la Argentina incorporó por Ley 17.011. Obliga a los países firmantes a asegurar protección eficaz contra la competencia desleal, e incluye expresamente los actos capaces de crear confusión “por cualquier medio que sea”. Esa frase, como vas a ver, hizo mucho trabajo en el fallo argentino.
El caso argentino: el shampoo del envase negro
Acá está el espejo local. Y es reciente. “Unilever NV c/ Italocosmética SA s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios”, Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, 23 de agosto de 2024.
Unilever demandó por dos cosas: el uso de la marca “Bamboo” en un acondicionador, y el uso de una combinación de colores en el envase.
En primera instancia ganó lo primero y perdió lo segundo. El juez ordenó dejar de usar “Bamboo” y fijó $50.000 de daños, pero rechazó el planteo por la combinación de colores.
Apelaron los dos. Y la Sala I dio vuelta esa parte.
El tribunal partió de un principio: la jurisprudencia argentina protege las marcas de hecho —las que no están registradas pero se usan efectivamente— por vía de la competencia desleal. No porque exista un derecho de exclusividad sobre el signo, sino para evitar la confusión del consumidor y sancionar a quien se apropia de lo ajeno de mala fe para desviar clientela.
Después citó el art. 10 inc. h del Decreto 274/2019 e introdujo el filtro clave, del que hablamos en un minuto: la singularidad competitiva.
Y fue al cotejo concreto. La Sala listó las coincidencias entre los dos productos:
- Los dos ofrecían productos de belleza capilar de venta libre.
- Mismo público consumidor.
- Los envases eran negros, con forma cóncava arriba.
- La diferencia de altura y ancho era casi imperceptible.
- Los dos tenían tapa a rosca y a presión.
- Las etiquetas prácticamente no ofrecían elementos diferenciables.
- La combinación y distribución de colores era la misma.
- El dibujo de la onda estaba en los dos productos.
Y un dato de fechas: Unilever venía usando ese envase y ese diseño desde 2005. La demandada empezó años después.
Conclusión de la Sala: a la luz del art. 10 bis del Convenio de París hubo competencia desleal, porque hubo imitación del aspecto externo del producto y eso implicó crear confusión “por cualquier medio que sea”.
Resultado: cese de uso de la combinación de colores, indemnización elevada de $50.000 a $500.000 más intereses, y costas de ambas instancias a la demandada.
Fijate el paralelo con Brasil. Mismo razonamiento, mismos elementos: cotejo del conjunto, anterioridad de uso, público consumidor común, ausencia de registro sobre la forma. Dos tribunales, dos países, un mismo criterio.
Los dos filtros que te pueden hacer perder el juicio
Antes de que salgas a demandar a quien vende algo parecido a lo tuyo, dos advertencias. Estos son los muros contra los que se estrellan la mayoría de los reclamos.
Filtro 1: singularidad competitiva
No alcanza con que el producto se parezca. La Sala I fue clara: la competencia desleal solo se configura cuando la prestación imitada tiene singularidad competitiva. Es decir, cuando la forma imitada es reconocida en el mercado como un indicador de procedencia empresarial, con cierta fuerza distintiva.
Si tu producto se parece a todos los demás de su rubro, no tenés nada que proteger. La copia de lo genérico no es desleal: es competencia.
Y esto tiene una consecuencia práctica incómoda: la singularidad hay que probarla. Antigüedad de uso, inversión publicitaria, reconocimiento del público, encuestas. En el caso brasileño, la pericia midió cuántas consumidoras percibían el parecido. En el argentino pesó que el envase venía usándose desde 2005.
Filtro 2: inevitabilidad técnica
Este es el argumento del acrílico, y a veces funciona.
Si la forma está impuesta por la función que el producto tiene que cumplir, no la podés monopolizar. El Decreto-Ley 6.673/63 lo excluye expresamente del registro, y la lógica se traslada a la competencia desleal: no es imitación reprochable copiar aquello sin lo cual el producto no funcionaría.
Un destornillador tiene forma de destornillador. Una silla tiene cuatro patas. Nadie se apropia de eso.
La pregunta que va a hacer el tribunal es: ¿había margen para diferenciarse? En Brasil, el testigo contestó que sí —espesor, color, textura— y ahí se cayó la defensa.
Si se copiaron: qué hacer, en orden
- Documentar la copia hoy. Capturas con fecha, links, publicaciones, precios. Si podés, comprá una unidad y guardá la factura. La prueba se evapora: mañana borran el posteo.
- Reconstruir u propia anterioridad. Bocetos fechados, chats con el proveedor, remitos, primeras publicaciones, facturas de fabricación. Esto es lo que ganó el caso brasileño: un testigo que contó los prototipos, uno por uno.
- Qué tenés registrado. ¿Marca? ¿Modelo o diseño industrial? ¿Nada? De eso depende por qué puerta entrás. Si no registraste nada pero estás dentro de los seis meses de tu primera divulgación, corré al INPI antes de hacer cualquier otra cosa.
- Carta documento. Intimación al cese. Muchas veces alcanza, sobre todo si del otro lado hay una marca chica que no quiere litigar cuatro años.
- Vía administrativa. El Decreto 274/2019 le da a la autoridad de aplicación competencia exclusiva en materia administrativa para conocer y sancionar los actos de competencia desleal del art. 10. Es más barato y más rápido que un juicio.
- Vía judicial, con cautelar. Acá lo importante no es la indemnización: es la medida cautelar de cese. Que el producto salga del mercado mientras se discute. Si esperás la sentencia definitiva, para entonces la copia ya te comió la temporada. Recordá además que el decreto no exige acreditar un daño ya consumado.
Un dato de expectativas: el caso brasileño arrancó en 2022 y se sentenció en 2026. Cuatro años. El argentino de Unilever, demanda de 2015 y fallo de cámara en 2024. Nueve. Esto no es rápido.
Si todavía no te copiaron
Es mucho más barato prevenir que litigar. En serio.
- Registrá la marca, pero también la forma. Si tu envase, tu combinación de colores o tu forma tridimensional es distintiva, se puede registrar como marca. La mayoría no lo hace y después se arrepiente.
- Registrá el modelo o diseño industrial en el INPI. Y aprovechá la presentación múltiple: hasta 20 modelos de la misma clase en un trámite, más barato que uno por uno.
- Contá los seis meses. Desde tu primera divulgación pública. Marcalo en el calendario el día que subís el producto.
- Documentá el proceso creativo mientras ocurre. Bocetos con fecha, versiones, mails con el proveedor, fotos de los prototipos. Esto no cuesta nada y vale oro en un juicio. Guardalo en una carpeta que no se borre.
- Diseñá algo que valga la pena defender. Suena a consejo de coach, pero es jurídico: sin singularidad competitiva no hay nada que reclamar. Si tu producto es intercambiable con todos los del rubro, ningún tribunal te va a dar la razón.
Fuentes y normativa
- Decreto 274/2019, Lealtad Comercial (arts. 9 y 10, incs. b, g y h) — Infoleg
- Decreto-Ley 6.673/63, Modelos y Diseños Industriales, y Resolución INPI P252/2018 — INPI
- Ley 22.362 de Marcas y Designaciones
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, art. 10 bis (Leyes 17.011 y 22.195)
- CNCiv. y Com. Fed., Sala I, “Unilever NV c/ Italocosmética SA s/ cese de uso de marcas. Daños y perjuicios”, 23/8/2024 (Expte. 97/2015)
- Caso brasileño: 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem de São Paulo, proceso 1120940-02.2022.8.26.0100 — vía Migalhas
Esta nota es información general, no asesoramiento para un caso concreto. Si te están copiando un producto, los plazos corren: consultá con un profesional de la matrícula.
Poder Judicial de la Nación
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I
CCF 97/2015 “UNILEVER NV c/ ITALOCOSMETICA SA s/ CESE DE
USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS”
Juzgado n° 7
Secretaría n° 13
En Buenos Aires, a los días del mes de agosto del año 2024
hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala I de la
Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a
fin de pronunciarse en los autos enunciados en el epígrafe y de acuerdo al
orden de sorteo, el señor juez Juan Perozziello Vizier dijo:
I. El 3 de febrero de 2015, la firma Unilever NV promovió este
proceso contra Italcosmetica SA a fin de obtener: a) el cese de uso de la
marca “BAMBOO” que emplea para distinguir al “ACONDICIONADOR
INECTO PROFESSIONAL”; b) el cese de uso de la combinación de colores;
y c) el pago de los daños y perjuicios derivados del uso indebido de la
marca, estimado en $ 1.000.000 (cfr. fs. escrito de inicio de fs. 21/37 y fs. 68).
La actora afirmó ser una empresa multinacional de origen
británico, creada en el año 1930 como resultado de la fusión de Margarine
Unie, compañía angloholandesa de margarina, y Lever Brothers, fabricante
británico de jabones. Manifestó que opera en el mercado de los detergentes
y jabones desde hace más de 100 años, dedicándose también a la elaboración
de productos de consumo inmediato, cosméticos, cuidado personal y del
hogar, entre muchos otros. Explicó que “TRESemmé” comenzó a utilizarse
en el año 2006 en salones de belleza para el cuidado del cabello profesional,
siendo usado exclusivamente por los mejores peluqueros del país. Expuso
que actualmente es la mayor fabricante de shampoo de la Argentina, y que
es titular de numerosas marcas tales como “DOVE”, “CLEAR”, “SEDAL”,
“TIMOTEI”, “ORGANIC”, “HEAD & SHOULDERS”, “LUX”, “ALBERTO
VO5”, etc.
Comentó que en mayo de 2014, se anotició con profundo
desagrado que la demandada había lanzado al mercado un acondicionador
profesional que imitaba el envase y la combinación de colores que utilizaba
su parte (negro, plateado y verde; negro, fucsia y plateado; negro, azul y
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#24610431#423577256#20240821091348033plateado); además de utilizar su signo “BAMBOO” (registro n° 2.503.188),
en el “ACONDICIONADOR INECTO PROFESSIONAL” envase negro,
plateado y verde.
Informó que existió un intercambio epistolar entre ambas y que,
posteriormente, ante la ausencia de un acuerdo, decidió realizar una
mediación, la cual también resultó infructuosa. Por ello, inició la presente
causa a fin de salvaguardar la defensa de sus legítimos derechos (cfr. prueba
documental de fs. 1/20).
A fs. 38/40 se admitió la medida cautelar solicitada.
II. Italcosmetica SA se presentó y contestó la demanda
solicitando su rechazo con costas. Luego de negar los hechos denunciados
en el escrito de inicio, explicó que su mandante posee un contrato de
distribución de las marcas “INECTO”, y que la titular registral es la
“Compañía General de Marcas SA”. Manifestó que su contraria pretende
monopolizar no sólo el signo “BAMBOO”, presente en varios renglones del
nomenclador, sino también los colores (negro, verde y fucsia) presentes en
sus envases, los cuales son compartidos por varias marcas dentro del
mercado de productos capilares. Finalmente, expresó que no existe en
ninguno de los tres planos de cotejo, confusión entre los productos que
comercializan, fundó su derecho en la ley n° 22.362, doctrina y
jurisprudencia aplicable (cfr. fs. 89/98).
III. En la sentencia del 15.12.23, el juez de primera instancia
admitió parcialmente la demanda, condenando a Italcosmetica SA a cesar
en el uso de la marca “BAMBOO”, empleada para distinguir
“ACONDICIONADOR INECTO PROFESSIONAL”, y a pagarle a la actora
la suma de $ 50.000 en concepto de indemnización por los daños y
perjuicios, con más los intereses indicados en el considerando 9.
Para resolver de ese modo, señaló en primer término que se
encontraba acreditado que Unilever es la titular de la marca “BAMBOO”
(registro n° 2.503.188, renovada bajo el n° 3.303.357) inscripta en la clase 3
del nomenclador marcario internacional. Además, entendió que la
demandada utilizó el signo como marca y no a título descriptivo del
componente, y que pese a la intimación y mediación -llevadas a cabo por su Fecha de firma: 23/08/2024
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contraria-, siguió utilizándola hasta marzo de 2015, haciendo uso indebido
de la titularidad de la misma, conforme el art. 31 de la Ley de Marcas.
A continuación se refirió al reclamo por daños y recordó que la
configuración de un ilícito -la usurpación de la marca- es suficiente para
presumir el daño, el cual debe ser fijado prudencialmente (conf. art. 165 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Sobre este aspecto, destacó
que de la pericia no podía extraerse con exactitud la información necesaria
para fijar el quantum indemnizatorio, por lo que lo estableció en $ 50.000.
Por otro lado, rechazó la pretensión respecto del cese de uso de
la combinación de colores por considerar que la actora no había registrado
la combinación objeto de la acción y, además, porque de la comparación de
los envases de ambos productos surgían diferencias bien marcadas que
permitían distinguir un producto del otro.
Finalmente, las costas las distribuyó en un 80 % a cargo de la
demandada, y el restante 20 % de la actora.
IV. Contra tal pronunciamiento apelaron ambas partes (cfr.
escritos del 21.12.23; y auto de concesión del 27.1223).
Italcosmetica SA expresó agravios el 10.05.24, y Unilever SA
hizo lo propio el 15.05.24. El traslado ordenado por esta Sala fue respondido
por ambas partes.
La primera cuestiona únicamente la imposición de costas
impuesta a su mandante, solicitando que sean distribuidas en el orden
causado (cfr. recurso del 10.05.24).
La segunda se queja porque considera erróneo el rechazo del
cese uso de la combinación de colores decidido. Manifiesta, que si bien no
fue registrada como marca, se encuentra protegida por la ley marcaria al
haberse convertido en una marca de hecho por su uso ininterrumpido en la
industria cosmética capilar del país. Expone que existió mala fe por parte de
su contraria ya que plagió de forma evidente y palpable el diseño y
apariencia de los envases y etiquetas utilizados por su parte. Agrega, que
realizó una imitación fraudulenta y burda de su marca de hecho con la
intención de confundir y desviar ilegítimamente su clientela, provocando
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#24610431#423577256#20240821091348033dilución marcaria. Asimismo, se agravia de la cuantía concedida por daños,
y critica las costas y honorarios regulados (cfr. escrito del 15.05.24).
V. Así reseñada la causa en los aspectos sustanciales que
interesan en esta instancia, y antes de entrar al estudio de las cuestiones
traídas a esta Alzada, que juzgo necesarias frente al tenor de los agravios;
señalo que no he de seguir a las apelantes en todos y cada uno de sus
planteamientos, limitándome en el caso, a tratar sólo aquéllas que son
“conducentes” para la correcta adjudicación de los derechos que les asisten.
Me atengo, así, a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que ha estimado razonable esta metodología de fundamentación de
las decisiones judiciales (cfr. CSJN, Fallos: 265:301; 278: 271; 287:230; 294:466,
entre muchos precedentes).
VI. Dicho lo que antecede, importa destacar que es
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que los
procesos marcarios no pueden ser reducidos a una confrontación abstracta
de los signos. El juzgador, por el contrario, debe procurar una respuesta
justa a un conflicto concreto de intereses, atendiendo con criterio realista a
las circunstancias en las que se desenvuelve la controversia (cfr. CSJN,
Fallos 237:299; esta Sala, causa n° 21.036/22 del 10/8/23, y sus citas). La Ley
de Marcas no tiene en vista la declaración puramente teórica de cuando hay
o no semejanza entre dos o más marcas, sino la protección real de los
intereses económicos de los titulares de ellas. Entonces, para que el dueño
de una marca pueda oponerse al uso de cualquier otra, debe producir
directa o indirectamente confusión para distinguir los productos, sobre la
base de que sea susceptible de inducir a engaño por tal dificultad a los
compradores de la mercadería o que responda a un propósito de
competencia desleal.
En la enorme variedad de situaciones que se presentan en las
relaciones comerciales de mercado, es necesario apreciar la totalidad de
ciertos elementos tales como el origen y uso de las marcas enfrentadas, la
concurrencia en el ramo, la visión desde la óptica del público consumidor,
las características de la explotación en el plano nacional y aun internacional,
etc. Sólo a partir de esa lectura integradora pueden tomarse decisiones que Fecha de firma: 23/08/2024
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contemplen los principios fundamentales de la legislación marcaria, que
además del ya mencionado interés comercial del titular del registro, son la
buena fe mercantil y la protección de los riesgos de confusión del público
consumidor (cfr. Sala II, causa n° 3660/12 del 15/05/18; y esta Sala, causas
n° 14841/21 y n° 14842/21 ambas del 4/10/22).
El principio general en la materia es que todo signo puede
inscribirse siempre y cuando pueda coexistir pacíficamente con las restantes
marcas registradas, es decir, sin ser susceptible de provocar, en términos de
razonabilidad, confusión directa o indirecta. Esta cuestión, en definitiva,
debe ser decidida atendiendo a que las marcas deben ser “claramente
distintas” (art. 3°, inc. “b”, Ley n° 22.362), tanto en una aprehensión pre
reflexiva como en el análisis detallado posterior. Para ello, el Juez habrá de
ubicarse en el ángulo del consumidor medio, para comprobar si la
percepción de una marca suscita el recuerdo de la otra y, por ende, entraña
el riesgo propio de una “similitud confusionista” (cfr. Sala II, causa n°
225/2015 del 13/7/18; y esta Sala causas n° 707/18 del 23/11/21 y n°
5283/15 del 4/10/22).
VII. Sentado lo anterior, corresponde dejar asentado que se
encuentra fuera de discusión que la actora es titular del signo “BAMBOO”
(registro n° 2.503.188, renovada bajo en n° 3.303.357) inscripta en la clase 3
del Nomenclador Internacional, y que la demandada ha utilizado de forma
indebida el mismo en los términos del art. 31 de la Ley de Marcas. También
que Italcosmetica SA lanzó al mercado un producto capilar, utilizando un
envase y una combinación de colores de similares características al que
comercializa su competidora (cfr. prueba documental de fs. 41).
Ahora bien, es conveniente aclarar que en la especie no se trata
de decidir acerca de la confundibilidad de signos marcarios enfrentados,
sino en determinar si existieron actos de competencia desleal a cargo de la
demandada tendientes a aprovecharse del prestigio y clientela de Unilever.
VIII. Ello así, resulta indispensable para evitar la confusión, con
arreglo a una consolidada pauta jurisprudencial, apreciar los elementos en
un cotejo sucesivo y no simultáneo, colocándose el juzgador en el lugar del
público consumidor y procurando advertir si la percepción de uno de los
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#24610431#423577256#20240821091348033signos provoca el recuerdo del otro y crea de ese modo la llamada
“similitud confucionista” (cfr. Sala III, causa n° 10.391/00 del 19/8/03; esta
Sala, causas n° 6.421/15 del 17/3/22 y n° 2.071/16 del 19/4/22).
Ahora bien, la confrontación de los signos no puede hacerse
pasando por alto la trayectoria que cada uno de los demandantes tiene en
sus respectivos ámbitos, pues ella configura una de las denominadas
“circunstancias adjetivas”. En definitiva, la concreta actividad comercial
desarrollada por las partes está asociada al modo en que utilizan sus
marcas, al universo de productos distinguidos por ellas, al rango de
difusión adquirido en cada caso al tiempo de la controversia, y al tipo de
público al que están dirigidas (cfr. Sánchez Herrero, Andrés, “Confusión de
marcas”, Buenos Aires, La Ley, 2013, págs. 468 a 478).
En el caso puntual estamos frente a productos de belleza capilar
de venta libre, que son comercializados en los mismos negocios, y que se
encuentran dirigidos al mismo público consumidor. A simple vista se
corrobora que ambos envases son negros, presentan la misma forma
cóncava arriba, la altura y el ancho de los productos tienen una mínima
diferencia -casi imperceptible-, y la tapa utilizada a rosca y presión, es
idéntica.
En cuanto al frente, las etiquetas prácticamente no ofrecen
elementos que las distancien, todo lo contrario, las similitudes que poseen
son más evidentes que sus diferencias. Ambas tienen el fondo negro, la
combinación de colores se encuentran distribuidos de la misma manera,
como también el dibujo de la onda –de la pate del medio superior izquierdo
hacia el inferior derecho, que es similar en ambos casos, sumado a que todo
el conjunto está dispuesto de forma muy análoga.
IX. Ello sentado, corresponde recordar que el artículo 10 bis del
Convenio de Paris establece una protección eficaz contra la competencia
desleal. En su párrafo 2° define como acto de competencia desleal a “todo
acto de competencia contrario a los usos honrados en materia industrial o
comercial”. A su vez, el 3° establece que “Principalmente deberán prohibirse: 1º)
Cualquier acto de tal naturaleza que cree una confusión, por cualquier medio que
sea, con el establecimiento, los productos, o la actividad industrial o comercial de un
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competidor; 2°) Las alegaciones falsas, en el ejercicio del comercio, que tiendan a
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial
de un competidor; 3°) Las indicaciones o alegaciones cuyo uso, en el ejercicio del
comercio, sea susceptible de inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo
de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de las
mercancías”. (cfr. Luis Eduardo Bertone, Guillermo Cabanellas de las
Cuevas, “Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales”, 3°
Edición, Tomo I, Heliasta, 2008, págs121/144).
De acuerdo con la norma, entonces, es desleal crear confusión,
“por cualquier medio que sea”. Es decir, queda incluida la imitación de
productos y prestaciones ajenas, dado que de lo que se trata es de evitar la
confusión de los consumidores o adquirentes de la prestación imitada. En
principio solo tiene relevancia la imitación del aspecto externo de producto,
ya que solo en ese caso puede producir efecto confusionista en la forma o la
presentación (cfr. Andrés Sánchez Herrero, “Confusión de Marcas”, 1°
Edición, Buenos Aires, La Ley, 2013, pág. 592/611).
Por otro lado, el art. 159 del Código Penal tipifica la actuación
de quien apela a una maquinación fraudulenta intentando desviar, en su
provecho, la clientela de un establecimiento comercial o industrial. En este
caso, se configuraría a través de la imitación de la marca sin registro de un
tercero, confundiendo así dolosamente al público consumidor que conlleva
al desvío de clientela. Recurrir a las normas de competencia desleal para
tutelar a las marcas sin registro es una de las abundantes evidencias de la
estrecha relación entre dicha rama del ordenamiento jurídico y el derecho
marcario que se traduce en una armónica distribución de tareas.
Mientras que las leyes de marcas se ocupan de la protección de
los signos distintivos tutelando el derecho de exclusividad de sus
propietarios, por otro lado las normas de competencia desleal persiguen
salvaguardar la competencia económica en interés de todos los partícipes
del mercado o, en otros términos, de la competencia como principio básico
del sistema económico.
Bajo estas pautas, ningún competidor puede ofrecer productos
o servicios en condiciones que puedan inducir a creer que se trata de
productos o servicios de otro empresario, o bien supongan el
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#24610431#423577256#20240821091348033aprovechamiento de la clientela ya ganada por otro. La prohibición
descripta rige aunque -este otro empresario- utilice marcas no registradas en
un país que ha adherido al sistema atributivo. Se verifica cómo el derecho
de la competencia se complementa positivamente con el derecho de marcas
(cfr. Andrés Sánchez Herrero, “Confusión de Marcas”, 1° Edición, Buenos
Aires, La Ley, 2013, pág. 592/611).
En este último sentido, debe destacarse el esfuerzo de la
jurisprudencia en la búsqueda de alternativas de protección para las marcas
de hecho con sustento en la normativa de competencia desleal. Todas estas
normas tienen un denominador común. Se reconoce protección a la marca
de hecho, no en base a un derecho de exclusividad sobre el signo, sino para
condenar una conducta reprochable, como contraria a las sanas prácticas
comerciales. Se sanciona a quien ha actuado de mala fe, siendo aquí como
caratulada de mala fe la conducta de aquel que, a sabiendas, se apropia de
la marca sin registro de un tercero (pero en efectivo uso) con la intención, ya
sea de utilizarla también para desviar la clientela obtenida alrededor de tal
marca, ya sea de registrarla y en base al derecho excluyente que genera tal
registro proceder a su uso con la misma finalidad detallada previamente. Es
decir, lo que se trata de evitar es la confusión de los consumidores o
adquirentes de la prestación (cfr. Andrés Sánchez Herrero, “Confusión de
Marcas”, cit).
En ese sentido, el art. 10 -inc. h- del decreto 274/19 considera
entre los actos de competencia desleal a los “Actos de imitación desleal: La
imitación de bienes o servicios o iniciativas empresariales será considerada desleal
cuando resulte idónea para generar confusión respecto de la procedencia de los
bienes o servicios o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el
esfuerzo ajeno“.
Se ha dicho que la imitación no puede ser vista como una
conducta que en sí misma constituya una forma desleal de competencia y,
así, la propia legislación reconoce este aspecto pues sólo sanciona ciertos
casos de imitación (cfr. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, “Fundamentos
jurídicos y económicos del régimen de competencia desleal”, Suplemento Especial,
agosto de 2019, Competencia Desleal. Análisis del Decreto 274/19, Thomson
Reuters- La Ley). Además, la imitación desleal sólo se configura cuando la
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prestación imitada tiene singularidad competitiva, es decir, aquella
prestación cuyas características intrínsecas son aptas para diferenciarla de
las demás prestaciones del mismo género y, por lo tanto, sirven a sus
destinatarios para identificarla. Es necesario que la forma imitada sea
reconocida en el tráfico como un indicador de procedencia empresarial, que
tenga cierta fuerza distintiva (cfr. Cabanellas de las Cuevas, Guillermo; Palazzi,
Pablo; Sánchez Herrero, Andrés y Serebrinsky, Diego H., “Derecho de la
Competencia Desleal”, Ed. Heliasta, 2014, pág. 311; Peruzzotti, Mariano y
Astesiano, María Milagros, “La imitación como supuesto de competencia desleal”,
Suplemento Especial, agosto de 2019, Competencia Desleal. Análisis del Decreto
274/19, Thomson Reuters- La Ley).
De las pruebas producidas en el sub examine surge que el envase
y diseño utilizado por la parte actora data del año 2005, cuando empezó a
comercializar sus productos capilares en el mercado local, a diferencia de la
demandada que los empezó a utilizar muchos años después. Es claro, que
ambos envases y sus diseños son similares lo cual conlleva a la confusión de
los consumidores, concluyendo que los actos realizados por Italcosmetica
SA fueron contrarios a la lealtad comercial y buenas costumbres.
Por ello, corresponde admitir este agravio, y revocar la
sentencia en ese sentido.
X. Sentado ello, me abocaré a la crítica de la actora referida al
monto establecido por el a quo en concepto de daños y perjuicios por
considerarlo exiguo.
Teniendo en cuenta que la demandada sólo apeló las costas,
está fuera de discusión que la accionada utilizó de manera ilícita la marca
cuya propiedad ostenta aquella y que el uso indebido constituye el perjuicio
mismo, dado que la lesión se manifiesta en el ejercicio de un acto que le
corresponde en forma exclusiva a su titular, quien es el único legitimado
para decidir la oportunidad y la forma en que utilizará su marca (cfr.
Faerman, Silvia Fabiana, “La condena al pago de indemnización por infracción a
los derechos marcarios”, Colección Derechos Intelectuales, vol. 4°, Astrea).
Como consecuencia de ello, resulta claro que dicho uso permite
presumir la existencia de un daño resarcible en los términos de los arts. 1109
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#24610431#423577256#20240821091348033y ss. del Código Civil y art. 1716 del Código Civil y Comercial de la Nación,
ley n° 26.994), criterio que no tiene excepción en el ámbito de los derechos
intelectuales.
Se ha dicho que frente a las notorias dificultades para la prueba
del daño causado por una infracción en el ámbito de la propiedad
industrial, la más moderna doctrina se ha inclinado -no sin sólidos
fundamentos- por sostener que, como regla, toda infracción marcaria
provoca un daño. Y como éste en general, es de difícil prueba, y la notoria
dificultad que existe para probar la relación causal entre una infracción
marcaria y los daños derivados de ella, los autores propician que se parta de
una presunción de daño, debiendo los jueces, para superar los problemas
probatorios y evitar que éstos obren como vehículos de la impunidad,
recurrir a la fijación prudencial que autoriza el art. 165, última parte, del
Código de rito, en función de una cautelosa apreciación de las
circunstancias de cada causa (cfr. esta Sala III, causa n° 3.323/06 del
26/04/11; Sala II, causa n° 11675/07 del 10/12/14).
Cabe destacar que la ley n° 22.362 no se refiere en forma
expresa a la compensación de daños ocasionados por la vulneración de
derechos marcarios y que con posterioridad, el artículo 45 del Acuerdo
ADPIC, en su inciso 1° determinó que las autoridades judiciales estarán
facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho un
resarcimiento adecuado para compensar el daño que éste ha sufrido debido
a la violación de su derecho, daño causado por el infractor que haya
desarrollado la actividad infractora sabiéndolo o teniendo motivos
razonables para saberlo. De ello, se desprende que, más allá de la extensión
del resarcimiento, la norma internacional reconoce el derecho del sujeto
afectado a percibir un reintegro. Ahora bien, el inconveniente se suscita al
verificarse que ninguna de las normas citadas establece pautas para la
cuantificación del daño sufrido por el titular marcario en casos como el
presente.
La ilegítima conducta de quien utiliza una marca ajena para
comercializar su servicio no se puede amparar en la dificultad de la prueba
para eludir sus responsabilidades civiles. Por ello, frente a determinadas
actitudes, suele ser razonable presumir la existencia de daños -en favor del Fecha de firma: 23/08/2024
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titular del derecho conculcado- como fruto causal eficiente del ilícito,
aunque de difícil prueba, pues el infractor ha causado daños ciertos y no
meramente conjeturales.
Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, conviene resaltar
que es sumamente importante que los litigantes suministren todos los
medios probatorios que estén a su alcance para recrear al juez sobre los
hechos que le permitan fijar, por lo menos en forma indirecta, la cuantía del
daño. En el caso puntual, si bien es cierto que de la pericia obrante a fs.
254/255 no surgen los elementos necesarios para poder establecer
fehacientemente el monto de la indemnización en concepto de daños,
dentro del marco de dificultades que presenta el tema, y valorando en
conjunto las circunstancias de la causa y las pruebas producidas, considero
exiguo el monto otorgado en la anterior instancia y propongo al Acuerdo
elevarlo a la suma de $ 500.000, con más los intereses indicados en la
sentencia apelada, en atención a que no fueron criticados.
XI. En cuanto a las costas, en atención a la forma en que se
decide y a que la demandada resultó vencida en el pleito casi en su
totalidad, corresponde que cargue con las de ambas instancias, por
aplicación del principio objetivo de la derrota (art. 68, primera parte del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; Sala II, causas n° 1981/97
del 19/09/99 y n° 6697/99 del 24/06/03; esta Sala, causas n° 5926/11 del
12/09/19 y n° 12491/08 del 9/11/21; entre muchas otras).
XII. Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo admitir el
cese de uso de la combinación de colores (negro/plateado/verde;
negro/fucsia/plateado; negro/azul/plateado), elevar el monto
indemnizatorio a la suma de $ 500.000 e imponer las costas de ambas
instancias a la demandada vencida (art 68 primer párrafo del Código
Procesal).
La jueza Florencia Nallar por razones análogas a las expuestas,
adhiere al voto que antecede.
En mérito a lo deliberado y a las conclusiones del Acuerdo
precedente, el Tribunal RESUELVE: admitir el recurso de la actora y
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#24610431#423577256#20240821091348033ordenar el cese de uso de la combinación de colores (negro/plateado/verde;
negro/fucsia/plateado; negro/azul/plateado); y elevar el monto
indemnizatorio a la suma de $ 500.000. Las costas de ambas instancias se
imponen a la demandada vencida.
El juez Fernando A. Uriarte no suscribe la presente por hallarse
en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y pasen los autos a regular honorarios.
Florencia Nallar Juan Perozziello Vizier
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