Novedades sobre el uso de marcas ajenas como “palabras claves” en Internet

Esta historia comenzó en el año 2009 cuando Organización Veraz SA promovió demanda contra Open Discovery SA, para que se la condene al cese en el uso indebido de las marcas “Veraz” y “Organización Veraz” así como de otros signos distintivos confundibles con su marca como “Veraz”; “Beraz” o “Beras”, en la publicidad que realiza en internet a través del sistema Google Adwords; y para que pague indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Lo que se discutió en este juicio fue si la utilización por parte de la demandada de las marcas de la actora (ambos competidores) como palabra clave “keyword” en el sistema de enlaces patrocinados constituía o no una infracción marcaria y un acto de competencia desleal.

Todos sabemos que la búsqueda en internet a partir de una o varias palabras a través de un motor de búsqueda se ha convertido en una práctica acostumbrada. Pero no todos saben el funcionamiento interno de cómo los resultados de estas búsquedas opera.

Existen dos tipos de resultados en las búsquedas de los usuarios. Los primeros, son los denominados resultados “orgánicos” o “naturales”, que se originan cuando un usuario efectúa una búsqueda a partir de una o varias palabras y el motor de búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a dichas palabras por orden decreciente de pertinencia en relación con la información solicitada.

Los segundos, son aquéllos derivados de un servicio remunerado como es el caso de Google Adwords también denominado Cost-Per-Click (CPC). Este servicio permite a los operadores económicos seleccionar una o varias keywords para que, en el caso de que coincidan con las palabras introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional de su sitio.

Dicho enlace aparece bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”, que se muestra generalmente en la parte derecha de la pantalla, a un lado de los resultados naturales, o bien en la parte superior de la pantalla, justo encima de dichos resultados.

Empresas como Google comercializan palabras clave para que los anunciantes compren y puedan aparecer en un lugar preferencial cuando el usuario hace una búsqueda.

2. La sentencia de la Cámara Federal Civil y Comercial

Volviendo al caso comentado, el fallo de primera instancia le dio la razón a Organización Veraz. Open Discovery apeló y la Sala III emitió una nueva sentencia volviendo dar la razón a la actora.

La Sala III manifestó que era evidente que la demandada había utilizado la marca de la actora como palabra clave (keyword) en el sistema Adwords de Google, con el único fin de aprovecharse del prestigio y renombre de aquélla. Se reconoció que mediante este sistema la accionada se había garantizado el acceso a una cartera de clientes con un mínimo costo de inversión y esfuerzo comercial, advirtiendo que la utilización de la marca de la actora es lo que le había permitido a la demandada a acceder y posicionarse en el mercado.

Se tuvo por probado que la demandada prestaba un servicio similar al de la actora, lo cual la convierte en potencial competidora, y que había ingresado al mercado con bastante posterioridad a ésta.

En tales condiciones, no podía negarse que la accionada se había aprovechado indebidamente del prestigio ajeno con el objeto de posicionarse en el mercado, incurriendo así en una infracción marcaria y en un acto de competencia desleal, por cuanto mediante la utilización de la marca notoria de la actora, Open Discovery había procurado captar clientes y desviarlos en favor suyo, dado que ambas compiten en el mismo mercado.

3. La sentencia de la Corte Suprema

El caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, tribunal que -en fallo dividido- tuvo un criterio diferente.

En primer lugar, se aclaró que los derechos del titular marcario no facultan al titular de una marca a impedir cualquier uso que haga de ella un tercero. Lo prohibido por la ley es el uso de la marca ajena, de un modo que pueda crear confusión respecto de los productos o servicios identificados con ella.

Según el fallo, la utilización de la marca notoria ajena como “palabra clave” en el sistema de publicidad de enlaces patrocinados y al solo efecto de ofrecer una alternativa de productos o servicios, no debe verse necesariamente y en sí misma como una infracción marcaria.

Puede tratarse de una práctica lícita en la medida en que el anuncio no menoscabe la aptitud distintiva de la marca al generar una probable confusión en el consumidor respecto de los productos o servicios que identifica la marca, o indicar una conexión entre los bienes o servicios ofrecidos por el anunciante y el titular de dicha marca con probabilidad de lesionar sus intereses.

Se agregó que para que tal práctica sea considerada una infracción marcaria o un acto de competencia desleal, no basta invocar el aprovechamiento del prestigio ajeno, pues dicho aprovechamiento debe ser, además, indebido o ilegítimo, lo que sucede cuando ocasiona la confusión en el consumidor respecto de los productos o servicios que identifica la marca, o cuando dicho consumidor realiza una conexión entre los bienes o servicios ofrecidos por el anunciante y el titular de la marca.

Se concluyó entonces que no se configura una infracción marcaria o un acto de competencia desleal si el anuncio, resultado del enlace patrocinado, es reconocido por el público usuario como una oferta alternativa a los productos o servicios identificados con la marca notoria.

En tales condiciones, se dejó sin efecto la sentencia apelada, y se devolvió la causa al tribunal de origen para que examine los hechos y valore la prueba en base a la interpretación del derecho federal que postula en su dictamen.

4. La nueva sentencia de la Cámara de apelaciones

En fecha reciente, la Sala I, siguiendo los lineamientos de la misma Corte Suprema, terminó por dar la razón a Organización Veraz. En fallo unánime, se indicó:

(i) La actora como titular del registro marcario en cuestión poseía la exclusividad en el uso de su marca, por lo que su utilización no autorizada importaba una violación a este precepto esencial de la legislación que rige la materia y, por consiguiente, una infracción marcaria.

(ii) Hay uso de marca ajena por más que luego de tipear la denominación marcaria de Organización Veraz en la barra del buscador ésta permanezca oculta, implícita o tácita en los resultados patrocinados que arroja la búsqueda.

(iii) Los jueces de cámara indicaron que la asociación requerida por la Corte Suprema entre la marca notoria de la actora y los servicios que ampara con los que promociona la accionada existía, y en grado considerable.

El tribunal constató que el enlace patrocinado no poseía distintivos que pongan claramente sobre aviso al internauta acerca del carácter alternativo del servicio de Discovery en términos gráficos ni textuales, a excepción de la leyenda de “enlaces patrocinados” (que no gravita por su falta de preponderancia y detalle y la escasa atención que despierta).

(iv) Los Camaristas no ignoraron que los litigantes son competidores que ofrecen un servicio prácticamente idéntico en el mismo rubro comercial. Semejante proximidad incrementa de manera exponencial el peligro y probabilidad de asociación.

(v) Teniendo en consideración que la demandada utilizó las denominaciones marcarias “veraz” y “organización veraz” de la actora como “palabras clave” en el servicio de enlaces patrocinados Adwords sin su autorización como estrategia publicitaria para posicionarse en el mercado de informes crediticios donde ambas son competidoras, los Camaristas concluyeron que ese uso había configurado una infracción marcaria.

(vi) Semejante uso generó –o es causa adecuada para generar– una probabilidad cierta de asociación o vinculación por parte del público consumidor de los servicios de Discovery con los que ampara la marca notoria de la actora.

(vii) Se remarcó que se estaba en presencia de una infracción marcaria que importaba el uso de la marca notoria y ajena “Veraz”, sin consentimiento de su titular, y en desmedro de sus intereses. Ello con el objeto de obtener Discovery un beneficio económico, parasitando el prestigio de un competidor que ofrece los mismos servicios.

(viii) En consecuencia, la Sala I estableció que además de una infracción marcaria, la demandada Open Discovery había incurrido en un acto de competencia desleal, condenándola a resarcir los daños ocasionados.