Derecho En Zapatillas consulta a los expertos. Hoy: marcas

Inauguro sección que se llama Derecho En Zapatillas consulta a los y las expertos/as, porque hay profesionales que de verdad saben de un tema, no solo por haber estudiado sino por práctica. En esta oportunidad... trademarks

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5 claves de 5 expertos para registrar y conservar tu marca

Cuando estudié derecho, cuando me recibí y luego ejercí lo veía importante, pero nunca tanto como ahora en el que los activos intangibles son un aspecto clave de cualquier proyecto.

En la facultad hay materias de propiedad industrial, pero como siempre la práctica es clave para integrarla con lo académico. Por eso decidí preguntarle a cinco expertos y expertas en derecho de marcas algunas claves para registrar y conservar la marca. La marca tiene mucho que ver con la identidad de un proyecto.

Algo lindo del derecho de marcas es su su integración con la creatividad, con el diseño y branding, en fin, muy interdisciplinario.

Dividí el artículo en 5 temas claves, y asigné a cada profesional uno de esos temas. Con la aclaración de que no necesariamente implica una especialización sino solo con fines prácticos y para esta nota.

Como siempre, esta nota no implica asesoramiento legal sino una nota informativa general y que debe procurarse asistencia jurídica especializada para cada caso. Espero disfruten leyendo y aprendiendo de su experiencia tanto como yo.

 

Búsqueda de antecedentes y registro internacional de marcas

Por Alejandro Breuer *

Es importante al momento de planificar el lanzamiento de un nuevo producto o servicio, hacer la búsqueda de antecedentes en forma oportuna. Es decir, antes de incurrir en gastos de publicidad o diseño de logos o packaging pues puede ser necesario cambiar y descartar el material en cuestión con los costos que implica.

Es fundamental asegurarse que la marca pensada va a poder ser usada y registrada al menos para el producto específico. Si la línea prevé productos de diversas clases que necesariamente deben llevar la misma marca, hay que hacer las búsquedas inicialmente comprendiendo todos los productos ya que más tarde puede ser que no se pueda emplear la misma marca y ello frustre el proyecto.

El resultado de la búsqueda permitirá evaluar la mejor estrategia de protección para la marca. Dependiendo de los recursos del solicitante y la intensidad e importancia del uso que se propone, las alternativas son varias.

La protección puede incluir la marca denominativa, logos, packagings y demás elementos distintivos. El asesoramiento profesional es clave en esta etapa y puede ahorrar muchos gastos y dolores de cabeza posteriores.

Cuando se trata de ampliar la protección de una marca a países extranjeros, es importante actuar con diligencia y planificación.

Pero como en la mayoría de los países del mundo las marcas que no se usen pueden ser atacadas por terceros, normalmente no se justifica el registro si no hay planes de usar la marca en el exterior en el corto o mediano plazo.

Las marcas en español pueden tener significados distintos en otros países, por lo que hay que evaluar su traducción antes de avanzar. Por último, se debe tener en cuenta que marcas muy comunes o con elementos descriptivos pueden ser difíciles de registrar en varios países a la vez.

* El autor es abogado, se desempeña en G. BREUER

 

Integración del derecho de marcas con el diseño y el marketing

Por María Nájera *

La tarea del abogado que asesora en el lanzamiento o desarrollo de un producto es fundamental a la hora de detectar cualquier potencial conflicto, ponderar los riesgos y tomar decisiones inteligentes y audaces dentro de un marco legal y ético.

Para ello, es importante convertirnos en business partners del proyecto, cumpliendo un rol estratégico, trabajando en conjunto con las áreas de Marketing y Desarrollo para elaborar el plan de media, ajustar el plan comercial y de expansión territorial de la marca y analizar la interacción de los competidores.

Y este aporte no sólo deberá ser jurídico sino que los profesionales debemos también recurrir a la creatividad y flexibilidad para dar soluciones originales con base en el risk management.

Los clientes necesitan soluciones, no les sirve un “no” como respuesta y a ello debemos adaptarnos, con una visión 360 grados y teniendo en cuenta el cambio de paradigma en materia de marketing. Hoy ya no es “el que no arriesga no gana”, sino “el que no arriesga, pierde”.

En este sentido, al consumidor no sólo hay que transmitirle información, sino brindarle experiencias que le permitan empatizar con la marca y nuestra misión es acompañar ese proceso y ayudar a la construcción del brand equity a través de la integración del derecho de marcas, el diseño y el marketing.

* La autora es abogada. Se desempeña en ClarkeModet Argentina

 

Marcas para Startups y Emprendedores

Por María Luisa Santa María *

Todo emprendimiento se identifica bajo una marca o signo distintivo que es su principal diferenciador respecto de potenciales competidores y el elemento con el cual el público identifica sus productos o servicios.

La correcta selección de la marca es un paso esencial cuando uno comienza a concretar su proyecto. Por ende, es indispensable también proteger la marca mediante su registro. El mejor momento para registrar una marca es cuando aún no se ha lanzado el producto o servicio al mercado.

Hay que intentar planificar con tiempo y asegurarse de que exista una buena dinámica entre los equipos de marketing y desarrollo, y quien los asesore en materia de marcas. De esta forma será posible potenciar lo creativo desde el ámbito legal.

En lo económico, se evitará también el dispendio de recursos – que suelen ser limitados al comienzo- en gastos de desarrollo y lanzamiento de una marca que puede no estar disponible.

A la hora de elegir la marca para un emprendimiento hay que tener en cuenta 4 cuestiones fundamentales:

· Que tenga capacidad distintiva: para esto es clave que no se trate de la designación necesaria o habitual del producto o servicio que se quiere ofrecer, y que no sea descriptiva o de uso común (ej. “Pan blanco”);

· Que no exista una marca idéntica o confundible que distinga productos o servicios iguales o relacionados: de allí la importancia de realizar una búsqueda previa de la marca;

· Si a corto o mediano plazo la marca se usará para otros productos y/o servicios, es conveniente registrarla en esas clases y así contar con una correcta y completa protección;

· Siempre tener en cuenta que las marcas son territoriales: Si en un corto o mediano plazo el emprendimiento tendrá una proyección internacional habrá que buscar la marca en los países de interés para asegurarse de que pueda registrarse en todos ellos.

Por otra parte, al momento de avanzar con el desarrollo de las plataformas entra en juego la relación con los proveedores externos, tales como los programadores y diseñadores.

Es indispensable firmar con cada uno de ellos un contrato que establezca los términos de la relación, e incluya la cesión de los derechos sobre la obra, así como cláusulas de confidencialidad e indemnidades frente a terceros, entre otras disposiciones.

* La autora es abogada, se desempeña en Berton Moreno & Ojam

 

ilustración: Adriana Canizo

 

Procedimiento en caso de oposiciones y recursos para perseguir el uso indebido

Carol ODonnell y Mariano Peruzzotti *

En línea con lo dicho, para proteger la marca en la Argentina se debe iniciar un trámite de inscripción ante el INPI (Instituto Nacional de la Propiedad Industrial).  El procedimiento hasta obtener el registro tiene distintas etapas y dura aproximadamente 16-18 meses, si no hay obstáculos.

¿Pero qué sucede si la solicitud tiene oposiciones de terceros?

El procedimiento de oposiciones ha sido objeto de una importante reforma en 2018, y ahora es la Dirección Nacional de Marcas del INPI quien resuelve y no los tribunales.

Además, ahora se traslada la carga de la acción y de la prueba a quien se oponga al registro, que debe ratificar la oposición, pagar una tasa y demostrar que las marcas se confunden.

Si la solicitud de registro de la marca tuvo una o más oposiciones, una vez que hayan sido oficialmente notificadas el solicitante tendrá un plazo de 3 meses para tratar de llegar a un acuerdo amistoso con cada oponente y obtener el retiro de las protestas.

Si no hay acuerdo, la Dirección Nacional de Marcas notificará a los oponentes para que en un plazo de 15 días ratifiquen su oposición. En el caso de que el oponente opte por ratificar su protesta, deberá pagar una tasa de $ 11.050 y podrá ampliar sus fundamentos y ofrecer prueba.

El solicitante será notificado de las oposiciones ratificadas, para que presente sus argumentos y ofrezca prueba. En caso de que alguna de las partes plantee la caducidad de marcas involucradas en el conflicto, o la nulidad de alguna marca registrada en contravención de la ley, estas acciones serán resueltas en el marco del procedimiento de la oposición.

Vencido el plazo para alegar, la Dirección Nacional de Marcas decidirá sobre el mérito de las oposiciones y su decisión podrá ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

Por su parte, el ordenamiento jurídico brinda distintos mecanismos para perseguir las infracciones marcarias. En primer lugar, las vías extrajudiciales como la intimación al cese de uso por carta documento o notificación fehaciente en ciertos supuestos puede ser persuasiva.

Además, muchos portales de ecommerce o plataformas digitales, incluyendo redes sociales y otros sitios de Internet o aplicaciones, han implementado programas de protección a la Propiedad Intelectual e Industrial con procedimientos eficientes de remoción de contenidos

Si las vías extrajudiciales no son suficientes, el titular marcario puede recurrir a la mediación prejudicial a efectos de tratar de resolver el conflicto mediante negociaciones con el infractor. Si concluido el proceso de mediación las partes no han arribado a un acuerdo transaccional, queda expedita la acción judicial por cese de uso de marca y daños y perjuicios.

La normativa vigente brinda la posibilidad de solicitar el dictado de medidas cautelares en forma anticipada o conjuntamente con el inicio de la acción de fondo por cese de uso (artículo 50 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual).

En ciertos casos, las vías penales también pueden ser un recurso válido e idóneo, aunque no suelen ser tan utilizadas como los recursos civiles.

Por último, existen otras acciones tendientes a prevenir la comisión de infracciones marcarias. Al respecto, el registro de marcas en el Sistema de Asientos de Alerta de la Aduana permite detener la importación y exportación de productos en infracción, así como las capacitaciones a fuerzas de seguridad para individualizar productos apócrifos.

Los autores son abogados, se desempeñan en Marval, O’Farrell & Mairal.

 

Marcas en entornos digitales

Por Pablo A. Palazzi *

Hoy en día, con el auge del comercio electrónico ya no alcanza con tener la marca registrada sino que se debe tener también una presencia digital en Internet.

Esto se logra con un nombre de dominio que te identifique con la marca y al reservar los canales o plataformas online (Instagram, facebook, tik tok, etc.) en paralelo con las marcas correspondientes.

Muchas veces el comercio se encuentra con esta situación: tiene la marca, pero no el dominio o los canales de venta online porque alguien con o sin derecho los ocupó antes (consejo: no solo se debe hacer búsqueda marcaria en el INPI sino en NIC AR y en las demás plataformas de moda). Entonces tiene que recurrir a acciones legales para recuperar los nombres.

La buena noticia es que la mayoría de las disputas sobre dominios o plataformas son en principio digitales y podría ahorrarse ir a tribunales. Pero es imprescindible tener la marca registrada, o probar que se usa el nombre desde hace mucho tiempo, es decir probar que se tiene una marca de hecho.

La disputa sobre dominio puede ser local, en el .com.ar, con lo cual se debe recurrir al procedimiento de disputas de NIC AR, o internacional, cuando se trata de un .com, .net, .org o de los demás dominios nuevos que ICANN viene aceptando desde hace un tiempo.

En este último caso puede recurrir a los servicios del Centro de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (conocida como OMPI).

La OMPI administra casos de recupero de nombres de dominio de varios países y a nivel del .com. La ventaja de este sistema online es que se puede demandar a un extranjero en cualquier parte del mundo en forma enteramente digital. También se puede utilizar para reclamar a un argentino.

Así, mediante este sistema muchas empresas argentinas lograron recuperar su nombre de dominio, tal el caso de YPF respecto al dominio serviclub, o la empresa ASPRO GNC, Nieto Senetiner, el supermercado La Anonima, Bayaspirina, Bagley o Bodegas Lopez por citar algunos ejemplos. También lo han usado deportistas como David Nalbadian.

Finalmente en redes sociales y demás plataformas, se deberá recurrir al formulario pertinente para poder reclamar la transferencia del usuario en Instagram o Twitter o Tik Tok, o de la página de Facebook correspondiente. Aca también será necesario probar que se tiene la marca registrada.

* El autor es abogado, agente de la propiedad industrial, se desempeña en Allende & Brea

 

 

 

 

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