Apple contra Iwork, un caso de marca registrada

La marca de California demandó para registrar iWork pero la marca Work ya estaba registrada. El caso en una sentencia sobre el derecho de marcas

La firma APPLE INC. -con domicilio social en Infinite Loop MS:TM3, Cupertino California 950/4, Estados Unidos de América- le pidió al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el registro de la marca “IWORK”.

Pidió el registro dentro de la clase 9 del nomenclador internacional. Publicaron la marca pero un argentino domiciliado en Temperley Provincia de Buenos Aires, formuló oposición.

El problema es que tenía su marca registrada “WORK” (R. nº 1.761.475) y entendió que hay confundibilidad de ambos signos.

Al fracasar la mediación obligatoria, APPLE INC. se vio obligada a demandar para que se declarase infundada la oposición deducida.

El conflicto de marcas con prefijo distinto pero similar terminación y contenido

La sentencia de primera instancia rechazó la demanda de Apple, con costas. El juez entendió que la similitud de las marcas (Work y iWork) en conflicto era suficiente para que el público consumidor se confunda.

Desde esa óptica y teniendo en cuenta las pautas de valoración fijadas por la Cámara en este tipo de conflictos, juzgó que la oposición en tela de juicio era fundada.

La cámara confirmó la postura y dijo que la marca anterior (work) prevalece. Entendió que la innegable trayectoria de la demandante no tiene relevancia para favorecerla en este conflicto porque lo que está en tela de juicio no es la aptitud diferenciadora de “APPLE” sino la “WORK” a secas.

La prueba producida en la causa corrobora que la firma Mac Station informa que “comercializa productos fabricados por APPLE INC.” quien “distingue sus productos con marcas MAC, Macintosh, IPOD, IPHONE, IPAD”, no hay mención de “IWORK”.

Sentencia sobre derecho de marcas – apple

 

Causa N° 12.826/07 “APPLE INC C/ L DANIEL ALEJANDRO S/ CESE
DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA”

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de abril del año dos mil trece hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “APPLE INC c/ L DANIEL ALEJANDRO s/ cese de oposición al registro de marca”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. Antelo dijo:
I. La firma APPLE INC. -con domicilio social en Infinite Loop MS:TM3, Cupertino California 950/4, Estados Unidos de América- le pidió al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el registro de la marca “IWORK” dentro de la clase 9 del nomenclador. Una vez cumplida la publicación de estilo, se presentó el señor Daniel Alejandro …, con domicilio en .. …. … de Temperley Provincia de Buenos Aires, y formuló oposición contra dicha solicitud con sustento en su marca registrada “WORK” (R. nº 1.761.475) y en la confundibilidad de ambos signos. Al fracasar la mediación obligatoria, APPLE INC. se vio obligada a iniciar este pleito para que se declarase infundada la oposición deducida (fs. 1/38).
II. En la sentencia que consta a fs. 272/274 el Juez de primera instancia rechazó la demanda, con costas.
Consideró el magistrado que la similitud de las marcas en conflicto era suficiente para que el público consumidor relacionara los productos del actor con los del demandado. Desde esa óptica y teniendo en cuenta las pautas de valoración fijadas por la Cámara en este tipo de conflictos, juzgó que la oposición en tela de juicio era fundada.
Apeló APPLE INC. (fs. 279 ver poder a fs. 78/79 y auto de concesión a fs. 280), quien expresó agravios a fs. 285/295 motivando la réplica del demandado obrante a fs. 287/300. Los recursos concedidos contra las regulaciones de honorarios (fs. 276 y fs. 279, último párrafo; resoluciones de fs. 277 y de fs. 280, segundo párrafo), serán analizados al concluir el Acuerdo.
III. Al confrontar el signo “IWORK” cuyo registro pretende la actora (Acta nº 2.533.795, denominativa, ejemplar, fs. 106/107) con “WORK”, ya registrado (Disp. Nº 1.761.475, también denominativa, fs. 130/247) se advierte que coinciden en cinco letras de las seis que tiene la primera. La palabra “work” es inglesa y significa una acción cuyo verbo tiene un variado contenido semántico equivalente a trabajar, producir obras, hacer trabajar y, en general, extraer o modular la materia a través de la intervención inteligente del hombre. Este verbo se corresponde con sustantivos de análogo sentido: trabajo, labor, asistencia, producto, etc. (Oxford Advanced Learners Dictionary o Current English, Fourth Edition; también Longman Dictionary of Contemporary English). No hay grafía ni diseño que permita diluir esa coincidencia del ochenta y tres por ciento que se da en los planos ortográfico y fonético.
La innegable trayectoria de la demandante no tiene relevancia para favorecerla en este conflicto porque lo que está en tela de juicio no es la aptitud diferenciadora de “APPLE” sino la “WORK” a secas. La prueba producida en la causa corrobora lo primero mas prueba lo segundo. Es así que la firma Mac Station informa que “comercializa productos fabricados por APPLE INC…” quien “distingue sus productos con marcas MAC, Macintosh, IPOD, IPHONE, IPAD” (fs. 137/139). No hay mención de “IWORK” aunque sí del año en que esa empresa comenzó con las ventas: 2004, el mismo en que fue presentada la solicitud de la actora (fs. 106 cit.). Tampoco agrega algo de interés la informativa respondida por PRETECO S.A. (fs. 141/142).
El argumento relativo a la falta de prueba de la “actividad específica del demandado” (expresión de agravios, fs. 287 vta., primer párrafo) es expuesto por primera vez en esta instancia. Ni en el escrito inicial (fs. 44/46vta.) ni en su ampliación (fs.65/68) planteó la falta de interés del oponente (conf. art. 4 de la ley 22.362) que es, precisamente, lo que hace en su apelación. De haberlo hecho habría integrado el thema decidendum con la falta de legitimación del señor L y, de ese modo, habría obligado a éste a producir la prueba que corroborase su aptitud para resistir la inscripción de una marca similar (art. 377 del Código Procesal). Como es sabido, los magistrados deben fallar respetando el principio de congruencia, es decir, ajustándose a los hechos y al derecho invocado por cada litigante (art. 18 de la Constitución nacional y art. 34, inciso 4 del Código Procesal). Por esa razón se le exige al que demanda que exponga unos y otros con igual claridad que su petición (art. 330, incisos 4, 5 y 6 del Código Procesal). Concordemente con ello, a la Cámara le está vedado decidir cuestiones que no fueron propuestas al juez de la causa so pena de incurrir en arbitrariedad (art. 277 y doctrina de Fallos: 235:171 y 512).
Análogas consideraciones a las expuestas en el párrafo anterior le caben a la limitación de la solicitud al rubro “software” (expresión de agravios, fs. 294, ordinal 5) en la medida en que fue formulada, por primera vez, ante esta instancia (conf. Sala II, causa Nº 9.306/02 del 24-7-08). Por lo demás, tal limitación no debilita la similitud confusionista relevada -la propia actora completa esta idea al expresar la opuesta a fs. 294, último párrafo y fs. 294vta.-.
En atención a los fundamentos que acabo de exponer y a la constatación de la vigencia del registro del oponente en la misma clase 9 que solicita la actora para identificar “aparatos e instrumentos de enseñanza, aparatos automáticos de venta que funcionan mediante la introducción de monedas o fichas, cajas registradoras, máquinas de calcular y controlar (sic) y computadoras de datos general” (ver medida para mejor proveer de fs. 258, contestación del INPI de fs. 259/260 y admisión de la renovación del registro de fs. 265/266), juzgo que la sentencia debe ser confirmada. Con costas.
Así voto.
El Dr. Recondo, por análogos fundamentos adhiere al voto precedente. Con lo que terminó el acto firmando los Señores Vocales por ante mí que doy fe. Fdo.: Guillermo Alberto Antelo – Ricardo Gustavo Recondo. Es copia fiel del original que obra en el T° 4, Registro N° 76, del Libro de Acuerdos de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

 

Buenos Aires, 23 de abril de 2013.
Y VISTO: lo deliberado y las conclusiones a las que se arriba en el Acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas al vencido (art. 68, primer párrafo, del Código Procesal).
En atención a las apelaciones contra la regulación de fs. 273vta. (fs. 276 y fs. 279, último párrafo; resoluciones de fs. 277 y de fs. 280, segundo párrafo), teniendo en cuenta la base regulatoria tomada por el Tribunal en este tipo de juicios (causas nº 5.333/05, nº 7.288/2003 y nº 3.212/2003, todas ellas falladas el 20/5/2010); la naturaleza del proceso; las etapas cumplidas; el mérito, la eficacia y extensión de la labor desarrollada por los profesionales y el resultado del pleito, se confirman los honorarios fijados en la sentencia de grado (arts. 6, 9, 10, 13, 37 y 38 de la ley 21.839, texto según ley 24.432).
Por la instancia de Alzada, visto el resultado de la apelación, el mérito, la extensión y eficacia de los trabajos realizados, se establecen los honorarios de los letrados apoderado y patrocinante de la actora, doctores G. A. A. S. y M. A. S. respectivamente, en las sumas de pesos UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO ($ 1.725) y pesos CUATRO MIL VEINTICINCO ($ 4.025); y los del letrado de la demandada en doble carácter, doctor C. M. I., en pesos SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 6.250) (arts. 6, 9 y 14 de la ley 21.839, texto según ley 24.432).
La Dra. Medina no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del RPJN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

Guillermo Alberto Antelo – Ricardo Gustavo Recondo.

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