Cómo saber si una marca registrada se confunde con otra

Por Diego Montangero y Paula Giannetti

El principio básico indica que las marcas, de diferentes titulares, deben ser claramente distinguibles. Dos marcas son confundibles cuando, en la mente del consumidor, no logran diferenciarse completamente una respecto de otra.

Esto sucede, básicamente, cuando se trata de signos iguales o similares destinados a identificar productos o servicios idénticos o muy similares. Las marcas comunican al consumidor ciertas características de los productos o de los servicio que identifican. Cuando –a partir de la identidad o similitud de dos marcas— se genera un riesgo de error con respecto a estas características de los productos o servicios, las marcas son confundibles.

Por lo tanto, hay dos variables fundamentales que inciden en el examen de confundibilidad: las marcas en cotejo y los productos o servicios que estas distinguen.

Existen varios parámetros para determinar si una marca es confundible con respecto a otra. El caso que se resuelve con mayor facilidad se presenta cuando las marcas en examen son idénticas y están destinadas a distinguir los mismos productos o servicios. El riesgo de error o confusión, en este caso, es inevitable: frente a dos marcas idénticas, el consumidor o usuario no cuenta con ninguna posibilidad de diferenciar un producto o un servicio de otro.

El examen se dificulta cuando las marcas son similares y distinguen productos o servicios idénticos o muy similares.

El primer parámetro de comparación entre marcas suele denominarse “cotejo con visión de conjunto” y está determinado por la primera impresión que ellas despiertan. Como regla general, las marcas deben ser consideradas como unidades indivisibles, es decir, deben examinarse como un conjunto único, independientemente de que estén integradas por diferentes elementos (palabras, números, diseño, logo, etc.). Bajo este criterio de examen, los detalles que pueden componer una marca no son determinantes para determinar la posibilidad de confusión. Si como resultado de la primera impresión que dejan las marcas en comparación éstas no logran distinguirse con claridad, existe entonces confundibilidad.

En función de la naturaleza del caso a examinar, es preciso realizar un cotejo detallado de las marcas y de los productos o servicios que estas identifican. Durante este cotejo detallado, el examinador observa los siguientes aspectos de las marcas y de los productos o servicios que identifican.

En cuanto a las marcas, el examen puede enfocarse en los siguientes planos o aspectos:

Plano conceptual o ideológico

Ése criterio se emplea cuando las marcas comparadas cuentan con un significado definido. Cuando dos marcas denotan un mismo significado o refieren a una misma idea y distinguen productos o servicios idénticos o muy similares, es posible que el consumidor las confunda. A modo de ejemplo podríamos imaginar la riesgosa coexistencia de las marcas “La Calma” y “La quietud” para distinguir productos de bienestar. Dicha coexistencia podría ocasionar confusión en el consumidor, siendo que ambos conceptos refieren a la misma idea y significado.

Plano visual

Tradicionalmente, las marcas son percibidas mediante el sentido de la vista. Por lo tanto, en este plano, se examina si las marcas en comparación se confunden ortográficamente o en su diseño (similitud gráfica). Este aspecto puede referir  a elementos constitutivos de las marcas tales como los colores, tipografías, etiquetas  o utilización de dibujos (logos o isologotipos). Son numerosos los casos en el mercado donde dos diseños resultan visualmente similares aunque las palabras sean diferentes. Pero también puede ocurrir que, aunque las marcas no contengan un diseño, por ser las letras que las componen similares visualmente, puede crearse confusión. Citamos como ejemplo el caso de “ZARA”, “XARA” y “KARA” para proteger vestimenta y “EUREKA” con “EVBEKA” para proteger juegos educativos.

Plano fonético.

En este plano se examina si, a partir del sentido de la audición, las marcas pueden ser confundidas, si el consumidor como oyente confunde o no logra distinguir claramente las marcas en examen debido a la similitud que se presenta al momento de pronunciarlas. Aquí la gramática juega un rol importante, y en este sentido la combinación de letras cuyo sonido es similar es generalmente la causal de confusión. Citamos como ejemplo los casos de “ESENCIA” con “ESCENA” para distinguir productos de iluminación y “MONKEY” con “MANQUI” para proteger artículos deportivos y de esparcimiento.

Las marcas distinguen productos y servicios. Por tal motivo, no se cotejan para determinar si son parecidas o no. El objetivo central es establecer si existe la posibilidad de confusión por parte del consumidor. En este contexto, la naturaleza de los productos y servicios que la marcas distinguen es central, para determinar la posibilidad de confusión entre las marcas. Aun cuando los productos y servicios a distinguir no sean idénticos, puede existir posibilidad de confusión. En este caso, dada la similitud o identidad de la marca, y la similitud entre los productos y servicios, existe el riesgo de que el  consumidor asuma que –por ejemplo— dos productos, aunque diferentes, estén emparentados o provengan de  un mismo origen.  Por eso, en los exámenes de confundibilidad, como regla general, debe observarse que a mayor similitud entre los signos, menor es el grado de relación que es preciso establecer entre sus alcances de protección.

La similitud entre productos o servicios se observa cuando, frente a marcas idénticas o similares de distintos propietarios, el consumidor corre el riesgo de asociarlos erróneamente con un mismo origen o fuente empresarial. Los parámetros para determinar esta posible similitud son múltiples y normalmente se encuentran interrelacionados. Entre ellos, que suelen emplearse con mayor frecuencia son:

El destino de los productos o servicios;

El destino de un producto se define mediante el fin o propósito específico para el cual el bien fue concebido. Para precisar el fin o destino de un bien determinado, habrá entonces que definir –en primer lugar– la necesidad del mercado que el producto o servicio fue concebido para satisfacer. Se trata del uso o destino específico para el cual fueron creados y no cualquier otra finalidad suplementaria.

Si se trata de productos o servicios sustitutivos;

Se trata de aquellos bienes que –aun diferentes— cumplen con la misma función o procuran satisfacer la misma demanda. Por lo tanto, los productos o servicios sustitutivos compiten en forma directa con el producto o servicios que tienen a sustituir (por ejemplo, café y té, una bicicleta y un monopatín).

Si se trata de productos o servicios complementarios

En éste caso, aun siendo claramente diferentes, los productos o servicios se emplean en forma conjunta o se pueden ofrecerse simultáneamente. Por ejemplo, un taco de billar y una mesa de billar, los esquíes y las botas de esquí. En éste caso, uno de los productos resulta indispensable para el uso del otro. Por lo tanto, el consumidor tenderá a interpretar, dada la identidad o similitud de las marcas, que todos cuentan determinados atributos comunes (por ejemplo, el mismo origen empresarial).

La naturaleza o características del consumidor o del usuario al que están dirigidos;

Normalmente, debe establecerse, en primer lugar, una primera diferenciación en cuanto a la naturaleza específica del consumidor, de acuerdo con su grado de especialización, instrucción o conocimiento sobre el producto o servicio a identificar por la marca (normalmente, agrupado como “público en general” en oposición al “público profesional, clientes de alto conocimiento técnico o público especializado”).

Por ejemplo, el consumidor de productos onerosos o costosos (automóviles o diamantes) o aquel que es fiel a una marca determinada, se destaca del público no especializado por conocer con mayor profundidad el producto que va a adquirir o la marca que lo distingue. Por lo tanto, dado el alto grado de especialización, el riesgo de confusión es menor con respecto a las marcas que identifican productos masivos, dirigidos a el público general, sin este grado de especialización (normalmente,  alimentos, vinos de bajo precio, artículos de librería).

Canales de comercialización y distribución, puntos de venta y publicidad

En tanto los productos o servicios se distribuyan mediante el mismo circuito comercial, mayor es la posibilidad de que el consumidor suponga –en caso de identidad o similitud de marcas– que los mismos provienen del mismo origen o, incluso, que sean ofrecidos por la misma empresa o compañía vinculada. De manera similar, la promoción de un producto o servicio en el mismo medio publicitario es relevante especialmente cuando se trata de un medio de comunicación especializado (por ejemplo, sitios web o publicaciones en un área específica, sea arquitectura, medicina, abogacía, música, etc).

El cotejo de marcas, y su necesario examen de productos o servicios a distinguir, no se realiza en un plano ideal o abstracto, sino que debe atender a las circunstancias reales y específicas propias del mercado donde estas se utilizan. A estas circunstancias de hecho, se las denomina “las circunstancias que caracterizan al caso” que, básicamente, consisten en el examen de los factores que hacen al contexto real en el que las marcas son empleadas.

Entre estos factores, puede mencionarse el grado de reconocimiento alcanzado por las marcas en examen (eventualmente, su notoriedad), el uso concreto de las marcas en el mercado (cuáles son los productos o servicios específicos que estas efectivamente identifican), la eventual existencia de marcas con características similares (raíces o desinencias comunes), el grado de capacidad distintiva de los signos (si se trata de marcas fuertes o débiles),entre otras circunstancias de hecho que definen el contexto en el que las marcas son empleadas.

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¨Los autores de la nota son abogados especialistas en propiedad intelectual.  Linkedin de Paula Giannetti

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