¿Se puede registrar Mc algo de comida como marca? Un caso sobre familia de marcas

Qué pasa con las marcas notorias, cuándo hay un uso indebido de marca en una sentencia

Quiso registrar Mc Lemon para vender tortas y postres de limón… Una empresa presentó oposición al registro de la marca, adivinen cuál!

Se opuso la firma Mc Donalds porque entiende que Mc Lemon podría confundir al consumidor y pensar que el producto lo fabrica Mc Donalds cuando no es así…

Alegaron, cuenta la sentencia, que ya tienen registradas “MCPOLLO”, “MCQUESO”, “MCFRUIT”, “MCMUFFIN”, “MCCHICKEN”, “MCCOMBO”, “MCFIESTA”, “MCBURGER”, “MCTOSTADO” …

Para la empresa que quiso registrar Mc Lemon, hay diferencias. Primero porque es Lemon, y no solo Mc XXX, segundo porque fabrica “galletitas, tortas y tartas dulces todas de o a base de limón”. Y no hamburguesas

Para los jueces, es evidente que a partir de su notoria marca “MC DONALD’S”, ha formado una familia de marcas mediante la estrategia de adicionar a la partícula “MC” combinaciones de referencias a productos alimenticios…

Además, Mc Donalds también registro “MCMUFFIN” y “MCMAX” que son marcas para identificar galletas, galletitas, chocolates y pastelería, es decir, productos afines al Mc Lemon que otro quería registrar

Finalmente, jueces impidieron registrar Mc Lemon a alguien que no sea Mc Donalds porque tienen ya una familia de marcas de productos alimenticios, Mc XXX y por ende hay riesgo de confusión del consumidor. Mc Fin de la Historia.

Otro antecedente

En un caso muy curioso, una señora usaba el logo de Mc Mirta para vender hamburguesas en un modesto local de Bariloche.

 

 

A Mc Donalds no le agradó esto y le envió una carta por cese de uso de marca que publicó la revista VICE, con una nota del periodista Agustín Gutiérrez.

 

Finalmente, Mirta cambió el logo, con un pedido previo de disculpas y explicando que el logo original de Mc Mirta era porque se llama Mirta Cotaro.

Fuente

Sentencia sobre registro de familia de marcas

La sentencia de fs.288/290 rechazó la demanda promovida por Adalberto ….a contra Mc Donald’s International Property Company Ltd. y, consecuentemente, declaró fundada la oposición deducida por la demandada al registro solicitado por la actora por Acta n° 2.525.547 del signo “MC LEMON”, para proteger “galletitas, tortas y tartas dulces todas de o a base de limón” en la clase 30 del Nomenclador, con costas a la vencida. Para así resolver, ponderó que la marca MC DONALD’S había adquirido notoriedad para identificar productos y locales de comida y que la partícula “MC” o “Mc” era utilizada por la demandada para identificar una gran variedad de sus diferentes productos, con elementos agregados de valor evocativo que terminan formando una familia de marcas. Puesto que la actora solicitaba el registro para identificar productos comestibles en la clase 30, donde el titular del signo pretendido desarrolla su actividad vinculada al comercio de todo tipo de sustancias alimenticias y de consumo humano, el juez a-quo entendió que existía evidente riesgo de confusión entre la marca solicitada y los anteriores signos registrados por la oponente.

2. La sentencia fue apelada por la parte actora, cuyo recurso fue concedido a fs. 295. El memorial de agravios corre a fs. 307/319 y fue respondido por la parte demandada a fs. 321/329. También se han deducido recursos en materia de honorarios, concedidos a fs. 298 y fs. 300, los que serán tratados en conjunto a la finalización del presente Acuerdo.

3. La parte demandada ha solicitado a fs. 321vta. la deserción del recurso de su contraria. Sostiene esencialmente que la parte actora tergiversa las afirmaciones y comportamientos de la parte demandada en relación con otros signos y no refuta frontalmente los argumentos que sustentan la decisión del juez de primera instancia.

Resulta conveniente recordar que, por sus graves consecuencias, la sanción de deserción de la instancia debe ser de apreciación restrictiva y corresponde su desestimación cuando el agraviado individualice, aún cuando sea en mínima medida, los motivos de su disconformidad y funde sus razones en las constancias de la causa. Este criterio amplio, que coincide con la posición favorable a todo aquello que asegure el respeto de los derechos de defensa de los litigantes, es seguido por esta Sala en todas las vicisitudes procesales del litigio. Por ello, considero que, con excepción de lo que manifestaré respecto de la primera queja, el memorial presentado por el apoderado del actor, satisface las exigencias formales contenidas en el art. 265 del Código Procesal (esta Sala, causas 4782/97 del 24/3/98, 2150/97 del 16/11/00, 5337/99 del 16/11/2006 y 6554/02 del 17/4/2007).

Los reproches que formula la parte actora pueden presentarse del modo siguiente: a) la sentencia sigue los lineamientos de un precedente (la causa N°4418/99 “Sojar S.A. c/Mc Donald’s Corporation s/cese de oposición al registro de marca”), sin aceptar las diferencias fácticas de ambos conflictos; b) soslaya la fuerza diferenciadora del elemento “LEMON” y la limitación que su parte ha formulado a la solicitud, que sólo comprende “galletitas, tortas y tartas dulces todas de o a base de limón”; c) es equivocada la conclusión relativa al riesgo de confusión directa o indirecta por la coexistencia de los signos, pues existen muchas marcas registradas en la clase 30 que contienen la partícula “Mc” o “MC” y d) la actividad que desarrolla su parte está centrada en “galletitas y afines” y por tanto no hay ninguna intención o maniobra de aprovecharse del prestigio de otro comerciante, que vende sus productos en locales propios o por entrega a domicilio.

Respecto del punto identificado en ‘a’, la actora presenta largas transcripciones sobre cuatro precedentes de las distintas Salas de esta Cámara –a saber, causa 17.147/95, causa 4389/01; causa 11.947/03 y causa 1769/01– sin vincularlos directamente con los argumentos dados por el magistrado y sin exponer cuáles serían los puntos que permitirían apoyar la posición de la demandante en este concreto litigio. La acumulación de alegaciones meramente añadidas y la presentación de razonamientos que no son idóneos para refutar los argumentos de la sentencia, no satisfacen las exigencias del art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y conducen a la deserción de este agravio.

4. Respecto de los restantes, es interesante recordar que la solicitud por Acta n° 2.525.457 –para la marca denominativa “MC.LEMON” (fs.20), limitada posteriormente a identificar “galletitas, tortas y tartas dulces” de limón o elaboradas a base de limón– recibió la oposición de Mc Donald’s International Property Company Ltd. con sustento en la marca notoria “MC DONALD’S”, como así también de numerosas marcas con las que esa empresa identifica sus productos en el área de la alimentación, entre ellas: “MCPOLLO”, “MCQUESO”, “MCFRUIT”, “MCMUFFIN”, “MCCHICKEN”, “MCCOMBO”, “MCFIESTA”, “MCBURGER”, “MCTOSTADO” (ver fs. 23). Se trata de marcas ya registradas o solicitadas con anterioridad a la oposición, en la clase 30 de nomenclador.

Sabido es que cuando una voz o elemento se califica de “uso común”, ello implica la imposibilidad de pretender su monopolio y quien ha integrado su marca con la partícula compartida no puede fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad (esta Sala, causas 17679 del 7/10/99; 2775 del 22/6/00, entre muchas). En tales casos, el acento debe ponerse en los elementos diferenciadores que el titular haya adicionado a la partícula de uso común, a fin de que su fuerza sea suficiente para transmitir al conjunto una impronta distintiva (esta Sala, causas 17.147 del 31/8/99 y 4418/99 del 4/10/2005, entre otras).

En este expediente, es interesante la ponderación del listado que el I.N.P.I. ha informado –Anexo I agregado a fs. 191, que se refiere concretamente a la clase 30–, del que resulta la presencia de numerosos signos que se inician con la partícula “MC”, siendo en su gran mayoría marcas solicitadas por Mc Donald’s International Property Company Ltd. conforme al siguiente formato: a la voz “MC” se adiciona un término evocativo (en inglés o en castellano) con referencia a un producto alimenticio (“MCFISH”, “MCCHICKEN”, “MCBACON”, etc.).

Por ello, y tal como esta Sala afirmó en la causa citada por el señor juez a-quo n° 4418/99 –primer voto del Juez Francisco de las Carreras, que compartimos los restantes vocales del Tribunal–, es evidente que la demandada, a partir de su notoria marca “MC DONALD’S”, ha formado una familia de marcas mediante la estrategia de adicionar a la partícula “MC” combinaciones de referencias a productos alimenticios.

Si bien es cierto que la familia de marcas no recibe una protección autónoma en la Ley de Marcas, lo cierto es que la jurisprudencia ha reconocido cierto ámbito de protección puesto que la consecuencia es una asociación de productos con un origen común, lo cual favorece las buenas prácticas comerciales y la tutela del público consumidor (esta Sala, causa 8489/99 del 28/12/2004 y, más recientemente, causa 84/2006 “Reinamora S.A. c/PV S.A.” y causa 85/06 “Reinamora S.A. c/Palti Salomón”, del 16/10/2012).

Por lo demás, cada conflicto debe ser resuelto de conformidad con sus particulares circunstancias adjetivas y, en este expediente, no se trata simplemente de evaluar si los elementos no coparticipados tienen –en la marca pretendida por el actor– suficiente poder distintivo. El caso es que el conjunto marcario del demandante sigue idéntica estrategia a la desarrollada en sus propios signos por la empresa oponente: la partícula “MC”, más la adición de una voz evocativa de un alimento o producto alimenticio, en el caso “LEMON”. El registro se solicita para la clase 30 del nomenclador, donde la demandada tiene registrados, entre otras marcas ya citadas, “MCMUFFIN” y “MCMAX”, también para identificar galletas, galletitas, chocolates y pastelería, es decir, productos afines a aquéllos a los cuales ha limitado su signo la parte actora. En estas condiciones es relevante la protección que merece la marca notoria de la demandada pues esa cualidad atrae los otros signos que contienen la voz “MC” y que siguen la estrategia señalada, perfectamente identificable en la composición del conjunto.

La conclusión es que existe riesgo de confusión en cuanto al origen del producto y que ello conduce objetivamente al aprovechamiento del prestigio del titular de la marca notoria. Aún cuando éste no sea el propósito del comerciante que propone la marca requerida –con presencia activa en el área de los productos alimenticios–, lo cierto es que el peso de la notoriedad de la marca puede inducir al público consumidor a pensar que se trata de productos elaborados y distribuidos por un único fabricante y ello es contrario a la finalidad del régimen marcario.

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